miércoles, 7 de marzo de 2007

Boero, A. J. c. ABS Américas

CNCiv. y Com. Fed., sala I, 30/05/00, Boero, Andrés J. c. ABS Américas s. incidente de apelación.

Medidas cautelares. Medida innovativa. Propiedad intelectual. Marca registrada. Cese de uso provisional. Verosimilitud del derecho. Inexistencia. Rechazo. Acuerdo ADPIC: 50. Convenio de París. Documentos en idioma extranjero. Falta de traducción. CPCCN: 123. Interpretación amplia.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 07/03/07.

2º instancia.- Buenos Aires, mayo 30 de 2000.-

Considerando: 1. En el presente juicio, el actor interpuso demanda contra ABS Américas y/o ABS Group Inc. y/o ABS Quality Evaluations Inc. y/o American Bureau of Shipping, para que se las condenase a cesar en todo uso, sea como nombre comercial o designación, formando parte del mismo y/o como marca, de la combinación ABS (ver copias de fs. 125/33, de este incidente). También solicitó el cese de uso provisional hasta que se dictase sentencia definitiva, conforme con lo dispuesto en el art. 50 TRIP's.

Sostuvo en esa oportunidad, que desde hacía años lideraba diversas sociedades que incluían en su nombre la combinación ABS, siendo pública y ampliamente conocidas como ABS o "Grupo ABS", dedicadas a efectuar estudios y análisis destinados a efectuar certificaciones de sistemas de calidad, de gestión ambiental, de seguridad, etc.

Asimismo, invocó que en octubre de 1994 solicitó como marca el registro de Grupo ABS para distinguir los servicios de la clase 42 actual con el diseño que luce a fs. 126 vta., la que fue concedida en julio de 1995 bajo el n. 1.566.737, adoptando como logo para individualizar sus actividades el que aparece a fs. 126 vta./27.

Por último, en lo que aquí concierne, resta destacar que el actor manifestó haber tomado conocimiento de la aparición de una firma denominada ABS (cuya tarjeta se agregó a fs. 81), como así también que ABS Américas y/o American Bureau of Shipping, comenzaron a utilizar la sigla ABS a secas (aviso de fs. 89), ABS Quality Evaluations Inc. (avisos de fs. 93 y 96), con el logo que aparece en la publicación agregada a fs. 104/105, y ABS Group Inc., esta última denominación para identificar al grupo de empresas ABS (folletos de fs. 107/105), todas las que -según aduce- tendrían relación directa, desde que aparecen con los mismos domicilios y teléfonos.

2. Sobre esa base, y considerando que se encontraban reunidos los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, se ordenó a la accionada que cesara en forma inmediata en el uso de la sigla ABS, sola o formando combinación, y que se abstuviera de hacerlo en lo sucesivo, hasta tanto se dictara sentencia definitiva, fijándose como contracautela la suma de $ 15.000.

Esa decisión motivó los agravios de la demandada (American Bureau of Shipping), pues -según entiende- no concurren en el caso ninguno de los requisitos necesarios para conceder la medida decretada.

En cuanto a la verosimilitud del derecho, aduce que es una empresa sin fines de lucro, conocida por su designación ABS, fundada en Nueva York en 1862, dedicada en un principio a servicios que se suscribieron a la clasificación de buques, y que en la actualidad, el ABS como sus subsidiarias, los ha extendido a la certificación, inspección, garantía de calidad, y demás funciones afines. Precisa que ABS Group of Companies Inc. es una sociedad creada para ampliar la práctica y la experiencia de ABS a esferas más extensas de la tecnología industrial a través de sus compañías subsidiarias (ABS Worldwire Technical Services y ABS Boiler & Marine Insurance Company).

Agrega que ABS inició sus actividades en Argentina en 1943, y que en 1950 se resolvió formalmente la apertura de una oficina en la Ciudad de Buenos Aires (documentación anexo A, fs. 138/40), siendo conocida con esa sigla desde 1978 (anexo C, fs. 170/226), en tanto que la actora las usa, según sus propias manifestaciones y documentación, desde el año 1985.

En esas condiciones, con el argumento de que ha utilizado las siglas ABS como designación comercial en forma pacífica, pública y ostensible en relación con sus actividades en la Argentina desde la década del 70, invoca la prescripción prevista en el art. 29 ley 22362.

Por otro lado, en base a la documentación agregada a fs. 227/62 (anexos D y E), concluye la demandada que el actor cuando solicitó el registro de la marca ABS en 1994, sabía -por haber mantenido con ella relaciones comerciales como gerente técnico de los laboratorios Abbo International S.R.L. y A.B. Bauer International S.R.L.- que la usaba como designación, por lo que a su entender se trata de un registro nulo en virtud de lo dispuesto por el art. 24 inc. b ley 22362, el art. 953 CCiv. y el art. 10 bis Convenio París (ley 17011).

3. Respecto del peligro en la demora, esgrime que deviene abstracto desde que no hay verosimilitud en el derecho, y que no se entiende qué perjuicio puede ocasionarle el uso de la designación ABS durante el juicio, cuando se viene utilizando en forma pacífica, ininterrumpida y ostensible desde hacía tiempo, pudiéndose recurrir al incidente de explotación a fin de impedir los daños derivados de la prohibición del uso de la sigla.

Por lo demás, sostiene que no se cumple con el requisito de contracautela suficiente para proteger y evitar abusos, tal como lo existe el art. 50 del TRIP's, habida cuenta del perjuicio que le puede causar la medida, considerando sus clientes, su larga trayectoria y grado de notoriedad, tanto en el país como a nivel internacional.

4. Así planteada la cuestión, que se integra con la contestación de agravios de la actora, cabe pronunciarse, en primer lugar, sobre dos puntos que han sido articulados por las partes.

En oportunidad de expresar agravios, la recurrente señaló que si bien parte de la documentación acompañada era en idioma inglés, no resultaba necesaria su traducción a fin de ilustrar los puntos relevantes, a lo cual se resistió la actora al contestar el traslado del memorial.

La documentación en idioma extranjero agregada a la causa es suficiente a los efectos de decidir sobre el recurso interpuesto contra la medida cautelar decretada, por lo que no resulta -por el momento- necesaria su traducción, desde que el requisito del art. 123 CPCCN debe ser aplicado con un criterio flexible y descartándose excesivos formalismos, pues su finalidad no es otra que la de posibilitar la comprensión del documento, lo cual se logra -a los fines que aquí interesan- sin el cumplimiento de esa exigencia (conf. esta sala, sentencias de las causas 7829 del 24/4/1979, JA 1980-II-68, y 4423 del 2/2/1987; sala 2, causa 458/97 del 5/3/1998 y sala 3, doct. causa 19785/96 del 4/2/1997).

5. El otro punto que es necesario aclarar antes de emitir un pronunciamiento sobre las restantes cuestiones planteadas, es que la decisión que aquí se adopte sólo tendrá efectos respecto de American Bureau of Shipping.

Ello es así, pues sólo esta demandada es quien se ha presentado en el juicio (ver poder de fs. 233 y escrito de fs. 235/vta., de los autos principales que se tienen a la vista), ha interpuesto el recurso de apelación bajo examen (ver fs. 249/vta.) y contestado la demanda (fs. 293/98 vta.).

Si bien American Bureau of Shipping -que sostiene ser conocida por su designación ABS-, ha manifestado, al presentar su memorial de agravios, que ABS Group of Companies Inc. es una sociedad creada para ampliar la experiencia de ABS a otras esferas de la tecnología industrial a través de sus compañías subsidiarias -ABS Worlwide Technical Services y ABS Boiler & Marine Insurance Company- (ver fs. 249 vta.), no hay elementos suficientes que corroboren esta afirmación, ni que precisen debidamente los alcances de esa relación a los efectos de reconocer legitimación para estar en juicio por aquellas o la representación de sus intereses que, por otro lado, no ha sido siquiera expresamente invocada.

Para llegar a esta conclusión, se hace mérito, a su vez, de los términos en que fue contestada la demanda por American Bureau of Shipping. Allí se aclaró que ABS Américas es una simple designación de la división geográfica de American Bureau of Shipping, correspondiente al continente americano, y que ABS Group of Companies Inc. y ABS Quality Evaluations Inc. no tenían domicilio en el lugar donde se las demanda, por lo que la citación se debía hacer por exhorto a la autoridad judicial de su domicilio real, que no se indicó (ver fs. 293/vta. y providencia de fs. 300, respecto de la que aún no se ha dado cumplimiento).

6. Aclaradas estas cuestiones previas, corresponde ahora examinar si en el caso concurre la verosimilitud del derecho de la actora, suficiente para que American Bureau of Shipping cese en forma inmediata en el uso de la sigla ABS, ya sea sola o formando combinación, tal como se dispuso en la decisión apelada.

La verosimilitud del derecho, como requisito esencial para la procedencia de la medida cautelar, se refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontestable realidad, la cual sólo se logrará al agotarse el trámite (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal comentado", t. 1, p. 742; esta sala, causas 14152 del 27/10/1994, 44800 del 21/3/1996, 35653/95 del 29/4/1997, 21106/96 del 17/7/1997, 1251/97 del 18/12/1997, 7208/98 del 11/3/1999, 889/99 del 15/4/1999, 436/99 del 8/6/1999, 7208/98 del 4/11/1999, 1830/99 del 2/12/1999, 7841/99 del 7/2/2000 y 7396/99 del 14/3/2000).

Al respecto, se ha señalado que la naturaleza de las medidas cautelares no exige a los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, y que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos 306:2060; esta sala, causas 39380/95 del 19/3/1996, 21106/96, 1251/97, 436/99, 7208/98 y 7396/99, citadas).

Sobre este punto, el art. 50 TRIP's -norma en la que el juez fundó la medida decretada- faculta a disponer esa medida, aún sin ser oída la parte contra la cual se pretende impedir la explotación, siempre que el peticionario presente las pruebas que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminente de infracción; es decir, se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario (ver inc. 3; asimismo, conf. esta sala, doct. causas 1440/97 del 29/5/1997 y 4088/98 del 15/9/1998).

Si bien el requisito de la verosimilitud del derecho -común a todas las medidas cautelares (art. 195 CPCCN)- no es, en principio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial (art. 35 ley 22362 y art. 25 decreto ley 6673/63; conf. esta sala, causas 4044 del 22/4/1986 y 3146/94 del 14/2/1995), no hay que perder de vista, a la hora de verificar su concurrencia, que la medida del art. 50 TRIP's, permite obtener anticipadamente el cese de la explotación o uso (objeto que coincide con el de la acción principal), sin dar la oportunidad al demandado de decidir si continúa o no en ese uso, como ocurre en el incidente de explotación previsto en la Ley de Marcas.

En efecto, la cautelar decretada tiene las particularidades de una medida innovativa, respecto de las que se ha señalado que, en el análisis de los presupuestos de admisibilidad, se debe observar un criterio estricto, toda vez que su dictado importa el anticipo de una eventual sentencia favorable, por lo que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa (conf. esta sala, causas 52975/95 del 21/12/1995 y 4100/99 del 10/8/1999; sala 2, causa 7982 "The Coca Cola Co. c. Pepsi Cola Argentina S.A.I.C. s. varios prop. industr.", del 15/9/1995, y sus citas).

7. Sobre la base de estas pautas, cabe adelantar que una vez presentada la demandada y agregadas las constancias acompañadas a la causa, no se advierte –en este estado liminar del juicio-, verosimilitud del derecho suficiente para que American Bureau of Shipping cese en el uso de la sigla ABS en su actividad y tal como lo venía haciendo (art. 28 ley 22362).

Esta conclusión se sustenta en que, de la documentación acompañada surge, prima facie, que se ha utilizado en el país, aún antes que el actor, la sigla ABS en relación con la demandada -empresa de larga actividad también a nivel internacional-, como asimismo que, en este estado del juicio, no se puede descartar que el accionante, siendo gerente técnico de dos laboratorios, habría mantenido relaciones comerciales con American Bureau of Shipping antes de proceder al registro de su marca, y en base a lo cual se ha solicitado su nulidad en oportunidad de contestarse el traslado de la demanda, con fundamento en los arts. 24 inc. b ley 22362, 953 CCiv. y 10 bis del Convenio de París, ratif. por la ley 17011 (ver fs. 293/98 vta. de los autos principales).

Por lo expuesto, se resuelve: revocar la resolución apelada, con el alcance precisado en los consids. 5 y 7 del acuerdo precedentemente transcripto.

En atención al alcance de la decisión, como así también a las particularidades y complejidad fáctica que exhibe la cuestión, las costas se distribuyen en el orden causado (arts. 68 párr. 2º y 69 CPCCN). Regístrese y devuélvase sin más trámite a primera instancia, donde se deberá notificar a las partes. Intervienen únicamente los jueces firmantes por encontrarse vacante la restante vocalía (art. 109 RJN.).- M. D. Farrell. F. de las Carreras.

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