S. C. Johnson & Son Inc. c. Clorox Argentina

CNCiv. y Com. Fed., sala II, 30/04/98, S. C. Johnson & Son Inc. c. Clorox Argentina S.A.

Marcas. Medida cautelar. Convenio ADPIC: 50, 65.2. Operatividad. Inexistencia de aplazamiento.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 19/03/07, en LL 1998-C, 733, con nota de E. O'Farrell y en LL 1998-E, 178, con nota de C. M. Correa.

2º instancia.- Buenos Aires, abril 30 de 1998.-

Considerando: I. Que la sala tiene decidido que, en el régimen de la ley 22.362, cuando media uso de marca ajena el afectado debe buscar la protección de sus derechos por la vía del incidente de explotación (art. 35, ley de marcas), incidente a través del cual, según la verosimilitud del derecho que alega y del peligro en la demora, podrá obtener una garantía del supuesto infractor con la que habrá de responder por los eventuales daños y perjuicios que pudiere ocasionar el uso indebido de la marca ajena y sus connotaciones dañosas denunciadas (conf. J. Otamendi, "Derecho de Marcas", Buenos Aires, 1989, p. 276 y siguientes).

II. Que la medida cautelar que aquí se trata (se ordenó a Clorox Argentina S.A. suspender la fabricación y venta de toda mercadería que ostente el diseño en infracción así como todo tipo de promoción y publicidad de ella) se solicitó y concedió con fundamento en lo dispuesto en el art. 50 del Acuerdo TRIPs-GATT (conf. fs. 20 vta./21 y 24/25), según el cual "las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a: a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas…", para lo cual los jueces estarán facultados para adoptar medidas provisionales aún sin haber oído a la otra parte (ap. 1 y 2).

Que, en tales condiciones, es claro que –frente al recurso de apelación deducido contra ella- el tribunal debe examinar en primer término si aquella norma constituye derecho aplicable en nuestro país, independientemente de cualquier actitud que hayan podido asumir las partes en el proceso ("iura novit curia").

III. Que el art. 65.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo TRIP o TRIPS-GATT –Ronda de Uruguay 1994-) dispone que "Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1 supra, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5 de su Parte I".

Que, inicialmente, cuadra descartar el juego automático del período de transición (criterio seguido por alguna doctrina así, Correa, C. "Los acuerdos de la Rueda Uruguay y las patentes", LL 1995-D, 1522; y "Acuerdo TRIPs-Régimen internacional de la propiedad intelectual", Buenos Aires, 1996, p. 221).

En efecto, los términos en que se halla concebido el art. 65 revelan que el acogimiento es facultativo –"tiene derecho a aplazar": ap. 2; "podrá también beneficiarse del período de aplazamiento": ap. 3; "podrá aplazar la aplicación": ap. 4- (conf. Otamendi, J.; "Respecto de un comentario sobre el Acuerdo TRIPs y las patentes de invención", LL 1995-E, 1176; Chaloupka, P., "Comentario crítico a la nueva ley de Patentes", LL 1995-D, 999).

Ahora bien, esta manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita, ya que el Acuerdo nada prevé en ese sentido (conf. informe de la Cancillería y antecedentes acompañados con ella, esp. fs. 113).

Que no mediando declaración expresa de la Representación Argentina, según se ilustra a fs. 112, cabe examinar si no concurre en la especie una declaración tácita de voluntad en esta materia.

Mas para dilucidar el tema, débese recordar que la expresión tácita de la voluntad sólo resulta de aquellos actos por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia de tal voluntad, comportamiento exigible a los fines de mantener la transparencia en la materia (arg. art. 918, Cód. Civil, que juega aquí como un principio general de derecho –conf. art. 16, Cód. cit.-; conf., asimismo, antecedentes remitidos por la Cancillería y que obran a fs. 109/111, espec. fs. 108/108 bis y 110).

Que el tribunal entiende que en el ámbito marcario no ha existido manifestación tácita de voluntad en el sentido de acogerse la República Argentina al período de transición, pues tal manifestación no puede derivarse sin más de la inactividad legislativa observada por el país en el asunto.

Ello así pues, de conformidad con lo establecido en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, los tratados tienen jerarquía superior a las leyes.

Y, con anterioridad, había resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación "in re" "Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros" (LL 1992-C, 543) que "la prioridad de rangos del derecho internacional convencional sobre el derecho interno integra el ordenamiento jurídico argentino en virtud de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados aprobada por ley 19.865, ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero de 1980" (Fallos: 315:1492).

Que, en tales condiciones, la sala concluye en que el art. 50, ap. a), del Acuerdo TRIPs-GATT es derecho vigente en nuestro país, directamente operativo a través del trámite procesal de las medidas cautelares, y aplicable para componer el diferendo sub examine.

III. Que, en orden a la verosimilitud del derecho alegado, cabe señalar que en una aprehensión prerreflexiva de los envases y etiquetas en pugna se observa cierta comunidad de elementos que podrán –eventualmente- provocar confusiones en el público consumidor en razón de colores y figuras combinados. Tal comprobación, naturalmente, no implica más que la formulación de un juicio provisional pues es sabido que, en esta materia, el conflicto no se agota en una mera confrontación teórica o abstracta de las marcas enfrentadas sino que requiere ponderar el conjunto de circunstancias "adjetivas" en que se ambienta la contienda; extremo éste que sólo será posible al término del proceso, luego que ambas partes hayan tenido amplia oportunidad de alegato y prueba. Hasta tanto, la verificación antes apuntada acerca de diversos aspectos comunes en los signos basta para adoptar la medida cautelar peticionada, quedando garantizados los derechos de la demandada con la fijación de una contracautela razonable.

IV. Que, en cuanto a la contracautela fijada a fs. 24 vta. (mantenida a fs. 68), estudiadas las circunstancias de la causa el tribunal, ponderando el alcance de la medida dispuesta, considera escasa la suma establecida por el juez, por lo que la eleva a la de $ 200.000.

V. Por ello, corresponde confirmar la medida cautelar decretada a fs. 24/25 y elevar la contracautela a la suma de $ 200.000. Costas por su orden, atento la naturaleza, novedad y complejidad de la cuestión y la forma en que se la decide. Así se resuelve.

Déjase constancia de que la tercera vocalía de la sala se halla vacante.- E. Vocos Conesa. M. Mariani de Vidal.