Pirelli S.p.A. c. INPI

CNCiv. y Com. Fed., sala III, 11/08/98, Pirelli S.p.A. c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Patente de invención. Plazo de protección. Ampliación. Rechazo. Derecho aplicable. Convenio ADPIC: 33, 65.2. Operatividad. Aplazamiento. Conflicto transitorio de Derecho Internacional Privado. Ley 24481. Aplicación a patentes otorgadas con anterioridad a su vigencia. Improcedencia. Patente vencida.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 19/03/07, en LL 1999­A, 20, con nota de E. O'Farrell, en JA 1998-­IV, ­240, en ED 181-­26, en DJ 1999-2, 983 y en El Dial AF1320.

2º instancia.- Buenos Aires, agosto 11 de 1998.-

El doctor Amadeo dijo: I. Industrie Pirelli S.p.A., con domicilio legal en Milán, Italia, titular de la patente de invención N° 219.164 –concedida el 15/9/80 de conformidad con la ley de la materia 111, entonces vigente, por el plazo de 15 años- pidió al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I.) con fecha 2/1/96 que dicho plazo fuese extendido a 20 años, calculados desde la presentación de la solicitud, con fundamento en lo dispuesto en el art. 33 del "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio" (ADPIC; en inglés TRIP's, por "Trade related aspects of intellectual property rights" del General Accord of Trade and Taxes -GATT). Señaló que el 5/1/95 se publicó en el Boletín Oficial la ley 24.425 (Adla, LV-A, 29), mediante la cual la República Argentina aprobó el Acta Final en que se incorporan los resultados de la "Ronda Uruguay", del GATT, de negociaciones comerciales multilaterales, las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el convenio de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como otros acuerdos suscriptos en esa ciudad el 15/4/95, que incluyen el ADPIC.

Dice luego que el 25/7/96 el INPI dictó una resolución mediante la que denegó la solicitud, basándose para ello en lo dispuesto en el art. 97 del Anexo II del dec. 260/96 (en el que se reglamenta la nueva ley de patentes 24.481, con las modificaciones introducidas por la ley 24.572), que establece que el plazo de vigencia de 20 años que fija el art. 35 de dicho régimen legal, se aplicará solamente a las solicitudes presentadas con posterioridad a su entrada en vigencia.

Industrie Pirelli S.p.A. interpuso entonces la demanda contra el INPI que da origen a estas actuaciones, requiriendo se declarase la inconstitucionalidad del mencionado art. 97 y la nulidad de la resolución denegatoria dictada por aquel organismo.

El INPI contestó la demanda y pidió su rechazo. Se basó para ello en lo dispuesto en diversas normas del ADPIC y del régimen legal vigente (t.o. por dec. 260/96). Sostuvo, asimismo, que el segundo párrafo del art. 71 del dec. 590/95 fue más allá de lo contemplado por la ley que reglamentaba, por lo que incurrió en un exceso inconstitucional.

II. Luego de declarar la causa de puro derecho y correr un segundo traslado a las partes, el juez federal de 1ª instancia, en su sentencia de fs. 177/87, hizo lugar a la acción deducida por Pirelli y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 97 del reglamento de la ley 24.481 (dec. 269/97 -sic) y la nulidad de la res. del 25/7/96 de la demandada, disponiendo la extensión del plazo de vigencia de la Patente N° 219.867 hasta el 15/9/2000, e impuso las costas del juicio en el orden causado, en atención a la novedad, complejidad y razonables dudas de derecho que suscitaba la cuestión decidida.

El pronunciamiento fue apelado por el Instituto, el que expresó agravios a fs. 198/205, respondidos a fs. 209/19 por Pirelli S.p.A. Luego de haber producido su dictamen el procurador fiscal a favor de la confirmación de la sentencia, con fundamento en las facultades acordadas por el art. 36 inc. 2° del Cód. Procesal, se requirió a la sala II de esta Cámara la remisión de fotocopias certificadas de las fojas 107/14 de la causa "Johnson & Son Inc. c. Clorex Argentina S.A. s. medidas cautelares". Una vez recibidas, fueron agregadas como fojas 235/44 del presente, ordenándose correr traslado de la documentación así incorporada a las partes. La actora lo respondió a fs. 249/53 y la demandada lo hizo a fs. 284/90. A fs. 291, el tribunal decidió el rechazo de las fotocopias acompañadas con esa última presentación por improcedente, disponiendo su desglose y devolución.

III. El INPI ataca la sentencia por arbitrariedad.

Manifiesta, en primer término, que el juez ha efectuado separadamente el análisis de los artículos del acuerdo TRIP's aislándolos de su contexto general. En ese sentido destaca lo dispuesto por el Preámbulo del Acuerdo, los objetivos del art. 7°, los principios del art. 8°, y lo dispuesto en los arts. 63, ap. 2°, 70 y 71.

Agrega que es en razón de las diversas situaciones remanentes que se tomaron las previsiones de los arts. 26 y 97 de la ley 24.481 y su reglamento, que el juez tuvo por inconstitucional. Constituyen cláusulas transitorias internas, incorporadas en casi todas las legislaciones, a fin de implementar el paso de un sistema a otro, para poder cumplir los objetivos de armonización previstos en el TRIP's, ello es, legislar para la transición. Afirma que el ejemplo de la ley española, presentado en el segundo traslado por su orden es claro en tal sentido.

Aduce que con la interpretación adoptada por el a quo, de aplicación automática del acuerdo a todas las patentes vigentes al 1/1/95, a algunas podría acortárseles el plazo de duración que les correspondía de acuerdo a la ley 111, ya que como el nuevo se aplica desde la presentación de la solicitud, pudo ocurrir que el trámite de ésta hasta la fecha de la concesión se extendiera por más de 5 años. Lo contrario sucede con la patente en litigio: se le confiere un plazo suplementario no acordado por ley alguna. Con el agravante para la seguridad jurídica de que el título ya había caducado y el conocimiento entrado al dominio público. No tuvo en cuenta el sentenciante que si bien el registro tiene validez territorial, los conocimientos protegidos por él circulan como estado de la técnica o arte a nivel mundial.

Prosigue diciendo el recurrente, que no se han interpretado debidamente las disposiciones transitorias del Acuerdo TRIP's. Considera que en su análisis de esas normas, el juez malinterpreta el artículo que cita del doctor Andrés Moncayo ("Nuevo régimen internacional de las patentes de invención", LL 1995-E, 611). Añade que al ratificar el Acuerdo, la Unión Europea declaró expresamente que el tratado por su propia naturaleza no es auto-operativo y que sus normas no pueden ser invocadas por los ciudadanos de los países de la Comunidad o ante los tribunales de los países miembros, sino a través de su legislación nacional.

Agravia asimismo el apelante que la sentencia no haya tenido en cuenta la fecha de derogación de la ley 111, ni las previsiones de ésta en cuanto a la caducidad de las patentes, lo que es importante porque ni siquiera implícitamente se advierte que el Acuerdo TRIP's contenga norma alguna que indique que es derogatorio de las legislaciones vigentes en cada uno de los 124 países Miembros que integran la OMC. Al respecto puede apreciarse que la patente de la actora caducó el 15/9/95, estando vigente la mencionada ley, puesto que la ley 24.481 entró en vigencia el 28/9/95. El art. 47 de la ley 111 establecía la caducidad automática del derecho al vencimiento del término por el cual el título fue concedido y, por lo tanto, el conocimiento que protegía esa patente pasó irrevocablemente al dominio público a partir de aquel momento.

Se queja también el INPI porque el magistrado, al basarse exclusivamente en las normas que emanan del Acuerdo, soslayó que la petición se basó en un artículo (71, párr. 2, dec. 590/95) que implicaba un exceso reglamentario de un decreto que fue luego derogado por tal motivo. El Poder Ejecutivo al dictar el dec. 260/96, dejó explicitada tal falencia.

El juez declaró la inconstitucionalidad del art. 97 de ese último decreto y no reparó en que es el art. 97 de la ley el que da vida y fundamento a esa norma reglamentaria, toda vez que establece que la vigencia de las patentes concedidas bajo la ley 111 se conservará hasta su vencimiento, preservando el único derecho adquirido. Ambas normas, así como el art. 99 de la ley, que indica que el trámite nuevo no es aplicable a las antiguas solicitudes, son congruentes con el principio de no retroactividad sentado en el Acuerdo.

IV. Así las cosas, es justo decir que la sentencia de la anterior instancia luce por su claridad, método y desarrollo coherente de la exposición, por lo que la solución que adopta resulta tentadora.

Sin embargo, su examen meditado a la luz de los agravios planteados por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y la atenta relectura de las nuevas normas nacionales e internacionales resultantes de las negociaciones efectuadas en el marco del GATT y la doctrina sobre ellas a que he tenido acceso, me inclinan a propiciar una solución contraria.

V. Hay dos cuestiones centrales sobre las que gira la controversia que dio lugar a estas actuaciones.

Por un lado, está el tema de los plazos de transición regulados en el art. 65, párrs. 1° y 2°, del ADPIC (me referiré en adelante, indistintamente, a este convenio también como "el Acuerdo"). En efecto, si éstos son aplicables a la situación de nuestro país, la exigencia de cumplir las obligaciones que impone la Sección 5 del Acuerdo, que se refiere a las "Patentes de Invención", quedaría en principio postergada hasta el 1 de enero del año 2000, ya que al período de un año previsto indistintamente para todos los países Miembros, se añadirían los cuatro años otorgados a los países en desarrollo, entre los cuales se encuentra la República Argentina (la clasificación se basa en pautas de desarrollo económico fijadas por la ONU).

El otro tema lo constituye si existen dentro del Acuerdo mencionado cláusulas operativas o autoejecutorias, vale decir que por su grado de definición puedan aplicarse en forma directa, sin necesidad de la sanción de normas complementarias internas. Y aún admitiendo que las haya, si el art. 33 del ADPIC posee esa característica y si es aplicable a la patente del caso a la luz de lo dispuesto en el art. 70 del mismo tratado.

¿Cuál ha sido la posición del juez en estas cuestiones? Antes de contestar la pregunta, me parece pertinente señalar que en el segundo párrafo del considerando II de la sentencia el a quo afirma al pasar, sin dar fundamento, que la anterior ley de patentes 111 concluyó su vigencia el 1/1/95. Sin embargo, las salas I y III de esta Cámara, con posterioridad a ese pronunciamiento, luego de interpretar las leyes 24.481, 24.571 y 24.603, llegaron a la conclusión de que la ley 111 quedó derogada a contar del día 29 de setiembre de 1995 (esta sala, causa N°1.412/97, "Unilever LV c. INPI", del 24 de marzo ppdo.; sala I, causa N° 3.375/97, "Sandoz Ltd. c. INPI", del 30 de abril de este año –en la que, acertadamente, el vocal preopinante doctor Jorge Pérez Delgado, corrigió el cálculo de fecha en que incurrió el suscripto al votar en "Unilever", indicando que la ley 24.481 había sido publicada en el Boletín Oficial el día 20 de setiembre y no el 28).

a) Siguiendo con la posición asumida por el juez con relación a las cuestiones centrales de este proceso, corresponde destacar que consideró que la ley 24.425 incorporó a nuestro derecho, como norma con jerarquía constitucional, entre otros convenios, al ADPIC y que la aplicabilidad de éste en el país no estaba sujeta al transcurso de los plazos establecidos en los apartados 1° y 2° de su art. 65. En cuanto al primero, de un año, por cuanto interpretó que es "… el término asignado a los Miembros para el dictado de su ordenamiento jurídico interno o el ajuste del mismo a la protección mínima establecida (conf. Moncayo, A. "Nuevo Régimen Internacional de las Patentes de Invención", LL 1995-E, 611, cap. II, apart 2c. i); empero claro está, ello no incide en que la producción de los efectos jurídicos resultantes de la tutela prevista en el convenio respecto de la materia existente, coincida con la fecha de aplicación del Acuerdo para el país Miembro (art. 70, p. 2 cit.), razón por la cual no existe contraposición o discrepancia entre ambos preceptos".

Respecto del plazo del párrafo 2 del art. 65, el a quo se expide del siguiente modo: "… el propio Acuerdo no condiciona su vigencia a la adopción de ulteriores normas para su aplicación ni posterga o condiciona a la ocurrencia de dicho evento, la exigibilidad de las obligaciones allí consagradas: como sí lo hace en cambio, acerca de otros aspectos que naturalmente carecen de relación con la materia aquí debatida (v. gr.: art. 65 apart. 2 y sigtes, 66 y 70 apart. 8 del Acuerdo)".

b) Contestado el primer aspecto, en el sentido de que el ADPIC entró en vigor para nuestro país inmediatamente de dictada la ley 24.425 que lo aprobó, sin que rigiera plazo de gracia alguno, el juez pasó a tratar el siguiente punto esencial. Comienza por distinguir en los tratados internacionales entre normas operativas y normas programáticas. Define luego, siguiendo la más reciente jurisprudencia de la Corte Suprema federal, las notas que debe reunir una cláusula para ser calificada como autoejecutoria y llega así a la conclusión que el art. 33 del ADPIC, que establece el plazo de duración de las patentes en 20 años desde la presentación de la solicitud, genera una obligación lo suficientemente determinada para ser encuadrada en esa segunda categoría.

Pero como los párrafos 1° y 3° del art. 70 prevén algunos supuestos a los que no alcanzan las obligaciones del Acuerdo que los países Miembros están llamados a cumplir, el juzgador, luego de analizar el texto de la primera parte del párrafo 2 de la mencionada cláusula ("Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo"), opina que la patente de la actora está comprendida en la situación que allí se define. Para ello tiene en cuenta que dicho título debe ser considerado "materia existente", toda vez que era válido y se encontraba plenamente vigente a la fecha en que el ADPIC se tornó aplicable para la República Argentina, que no es otra, según dice, que aquella en que la ley 24.425 aprobó el tratado y lo incorporó así a nuestro derecho.

VI. Es cierto que mediante la sanción de la ley 24.425 (publicada en el BO del 5/1/95) el Congreso de la Nación aprobó la adhesión de nuestro país al Acta Final suscripta en la ciudad de Marrakech el 15 de abril de 1994, en la que se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay del GATT de negociaciones comerciales internacionales (convenio por el que se creó la Organización Mundial del Comercio y otros acuerdos internacionales, entre los que se encuentra el ADPIC). La redacción del art. 1° de dicha ley no brinda demasiada certeza acerca de la entrada en vigencia de los convenios suscriptos si se toma en cuenta lo expresado en los punto 3° del Acta Final nombrado y el 6° de la "Declaración de Marrakech" del 15/4/94, pero la unanimidad de los autores consultados entienden que el Acuerdo sobre la OMC y sus anexos, entre los que está el ADPIC, entraron en vigor el 1 de enero de 1995.

A partir de allí, respecto del caso argentino y por lo menos en cuanto al ADPIC, termina el consenso. El juez opina, como se ha visto, que no rigen los plazos de gracia contemplados en los apartados 1° y 2° del art. 65 del Acuerdo. La demandada sostiene que al no hacer la ley 24.425 salvedad alguna sobre ese punto, debe interpretarse que nuestro país decidió no acogerse a aquéllos.

VII. No comparto estas conclusiones.

En primer lugar, pienso que no se trata estrictamente del problema de la autoejecutoriedad o no del art. 33 del Acuerdo, ni de un conflicto entre éste y la ley nacional. Se trata de una cuestión de interpretación del ADPIC, sea en cuanto a su vigencia para nuestro país, atentos los plazos de transición que en él se contemplan; sea en cuanto al alcance con que puede estimarse operativo el art. 33 mencionado.

Desde el primer punto de vista, al realizar la interpretación del ADPIC deben tenerse presentes ciertas circunstancias.

La primera, que el Acuerdo es el resultado de un compromiso entre intereses contrapuestos. En efecto, en las negociaciones que llevaron a su concreción, fue manifiesto el interés de los países más industrializados para que los países en desarrollo y los que el Acuerdo denomina de menor desarrollo avanzaran en dirección a la eliminación de barreras a los productos y servicios exportados por los primeros, y para que aumentara la protección de los derechos de los autores e inventores y, por ende, de las grandes inversiones que los países más industrializados realizan en investigación y desarrollo. En tanto, el interés de las naciones con economías de menor expansión apuntaba, por un lado, a salvaguardar los beneficios de la competencia frente a las consecuencias monopólicas de una protección desmedida y, por otro, a lograr que la eliminación de las barreras al comercio se extendiese de modo efectivo a la exportación de sus productos agrícolas y textiles. La posición de los países en desarrollo y de menor desarrollo se encuentra reflejada en ciertas disposiciones del ADPIC: arts. 1.1 ("… Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos".); 7 ("Objetivos. La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones"); 8 ("Principios… 2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a las prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología"); 65 y 66 (sobre plazos de transición); 70 (irretroactividad); 31 (sobre licencias compulsivas); etc. Este conflicto de intereses, luego de ratificados los acuerdos de Marrakech, siguió reflejándose en nuestro país en el ámbito legislativo (para una ordenada exposición del trámite de los proyectos de ley y de los debates suscitados pueden consultarse las revistas "Antecedentes Parlamentarios", 1996-B, 1973 y 2343, director C.J. Colombo, subdirectores P. Serafini de Peralta Ramos y G. Lissarrague, Ed. La Ley SAE e I.).

La segunda, que el ADPIC, aunque parezca sobreabundante señalarlo, además de sobre patentes de invención, versa, entre otros derechos, sobre los de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos industriales, y topografías de los circuitos integrados.

Por último, que la interpretación de una cláusula del ADPIC no puede desconocer su interrelación con las restantes, ni desatender a la posición adoptada por los órganos internacionales a los que se ha encomendado su aplicación (confr. art. IX.2 del convenio de creación de la Organización Mundial del Comercio).

Dicho esto, debe determinarse cuándo nace la obligación para la República Argentina de acatar las obligaciones establecidas en el ADPIC.

VIII. Cuando un tratado pasa a formar parte del derecho argentino, no pierde su condición orgánica. Con lo que quiero decir que mantiene "… el carácter de un estatuto legal autónomo, cuya interpretación depende de su propio texto y naturaleza…" (CS, Fallos: 202:356). En este sentido, encuentro razón al apelante, pues me parece que el juez ha realizado interpretaciones de ciertas normas del ADPIC tomándolas en forma aislada y descuidando su vinculación con la totalidad del convenio.

En la determinación de la fecha de aplicación del Acuerdo para nuestro país las Disposiciones Transitorias de los párrs. 1° y 2° del art. 65 cumplen un papel preponderante. En su hermenéutica, como antes se dijo con carácter general, no puede soslayarse que aquéllos constituyen uno de los frutos de esa política de cambio gradual que adoptaron los países contratantes teniendo en vista la necesidad de adecuar la diversidad de sus sistemas nacionales y el desigual desarrollo económico alcanzado. En efecto, los países contratantes frente a la variedad de regímenes legislativos vigentes en cada uno de ellos para tan diversas materias, quisieron dar suficiente flexibilidad para que el proceso de adaptación se realizara en forma paulatina, con un criterio realista que prefiere alcanzar el objetivo final de una protección real y uniforme de los derechos intelectuales, que imponer un cambio brusco que concluyera en incumplimientos parciales o en ulteriores postergaciones.

En virtud de esas finalidades, una primera característica de los plazos de gracia aludidos en que son opcionales o facultativos, en el sentido de que los países comprendidos en la respectiva norma pueden modificar sus regímenes legales vigentes, sin reducir la protección otorgada por ellos (art. 70.5 del Acuerdo) o bien adoptar algunas o todas las cláusulas del ADPIC, antes de finalizados aquellos períodos.

En este punto parece conveniente aclarar que el juez ha citado en forma parcial un artículo del doctor Andrés Moncayo, "Nuevo régimen internacional de las patentes de invención", en respaldo de su tesis. Sin embargo, la lectura completa de ese trabajo no apoya la conclusión del a quo sobre la inaplicabilidad a la Argentina del plazo del art. 65.1 del Acuerdo. Para comenzar, el autor considera que el ADPIC, por su naturaleza, presupone el dictado de normas internas. Pero, además, basta transcribir los siguientes parágrafos del cap. II, 2 c., iii) (p. 616) de dicho estudio, para advertir que no permiten interpretar que la sanción de la ley aprobatoria del convenio 24.425 haya privado a nuestro país del plazo contemplado en la norma citada: "O sea, la aplicabilidad del Acuerdo de TRIP's en su conjunto normativo lleva inherente la aplicabilidad de los términos de aplazamiento o períodos de transición. La aplicación de estos últimos, es una posibilidad jurídica que no necesita de manifestación anticipada, formalidad o reserva alguna, toda vez que el Acuerdo de Marrakech no admite reservas sin el consentimiento de todos los Miembros…. Por otra parte, el plazo de transición para introducir cambios en materia de propiedad intelectual fue la contrapartida del extenso plazo que los países industrializados obtuvieron para cumplir con compromisos de liberalización del comercio en agricultura y textiles, dos áreas claves de los países en desarrollo. En otras palabras, la transición del Acuerdo de TRIP's no ha sido una concesión gratuita de los países industrializados, sino parte de un paquete de negociación…".

En cuanto a lo que quiso expresar el a quo cuando dijo que el párr. 2° del nombrado art. 65 se refiere a otros aspectos que carecen de relación con la materia aquí debatida, no resulta claro, como se podrá apreciar de lo que diré a continuación.

El párr. 1° del mencionado artículo del ADPIC establece un período general de un año, contrado a partir de la fecha de entrada en vigor del convenio por el que se crea la OMC (1/1/95), durante el cual los países Miembros, sin distinción, no están obligados a aplicar las disposiciones del Acuerdo. El párr. 2° del mismo confiere a todo "país en desarrollo miembro" el derecho de aplazar por un nuevo período (de 4 años) la fecha de aplicación que se establece en el párr. 1° de las disposiciones del Acuerdo, con excepción de los arts. 3°, 4° y 5° de su Parte I (trato nacional, nación más favorecida, ciertos acuerdos multilaterales concertados bajo el auspicio de la OMPI).

La circunstancia de que la ley 24.425 nada dijera acerca de si la Argentina se acogía a los mencionados plazos del art. 65 no puede entenderse como que el país renunciaba a ellos. La ley citada simplemente se limita en su art. 1° a aprobar el Acta Final en que se incorporaron los acuerdos resultantes de las negociaciones celebradas en el marco de la Ronda Uruguay, suscriptos en Marrakech, Reino de Marruecos, el 15 de abril de 1994, cuya fotocopia autenticada forma parte de la ley.

El proceso por el cual se incorpora un tratado a nuestro derecho es complejo: la ley del Congreso tiene por objeto dar el consentimiento de éste para que el Poder Ejecutivo Nacional produzca los actos finales para obligar al país como sujeto del derecho internacional (Boggiano, Antonio, "Derecho Internacional Privado", 3ª ed., Ed. Abeledo-Perrot, 1991, t. I, cap. VI, IV.3, ps. 291 y sigtes; Legarre, Santiago, "El Tratado Internacional y su ley aprobatoria en el Derecho argentino", LL 1996-A, 1009 y sigtes., cap. V). Por lo tanto, juzgo que el hecho de que la ley 24.425 no haya formulado declaración alguna acerca de que la República Argentina iba a hacer uso de los períodos de transición previstos en el art. 65 no puede interpretarse en el sentido de que renunció a ese derecho.

Pero, además, de la interpretación orgánica del ADPIC se desprende que no era necesario realizar declaración o notificación alguna para gozar de los plazos de gracia de aquella norma. En efecto, en diversos supuestos en que se ha considerado indispensable que una decisión del país Miembro sea notificada, las cláusulas del Acuerdo han establecido expresamente esa comunicación al Consejo de los ADPIC –órgano designado para supervisar la aplicación y cumplimiento de dicho convenio- (v. gr. arts. 1°, párrs. 1° y 3° "in fine"; 3°, párr. 1°; 4°, inc. d; 63, párr. 2°; y 69), lo que no ocurre respecto del art. 65. Asimismo, tal interpretación encuentra respaldo en el art. 71.1 del Acuerdo, en cuanto establece que el nombrado Consejo comenzará a examinar la aplicación del ADPIC una vez transcurrido el período de transición mencionado en el párr. 2° del art. 65.

Ese alcance se ve, asimismo, confirmado por los antecedentes remitidos por nuestra Cancillería, obrantes de fs. 235 a fs. 244. De ellos no surge duda alguna de que el plazo de un año para todos los países Miembros que contempla el párr. 1° del art. 65, se aplica automáticamente. En cambio, Chile formuló una consulta al Consejo con relación al período mayor previsto para los países en desarrollo (art. 65.2), que habría sido respondida por la secretaría de dicho Consejo en el sentido de la automaticidad del plazo (confr. A. Carrasco Pradas, J. L. Pérez Sánchez y M. Holtmann, "Artículo 63 ADPIC: transparencia. Las notificaciones al Consejo de los ADPIC", t. II, p. 82, de la obra colectiva "Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio", dirigida por Juan Luis Iglesias Prada, Instituto de Derecho y Etica Industrial, Madrid, 1997). Esto dio lugar a posteriores presentaciones de las Misiones Permanentes de los gobiernos de Chile (27/12/95) y de Brasil (10/11/97) ante el Consejo de los ADPIC, en las que solicitaban se confirmase esa interpretación. En la reunión del Consejo celebrada el 22 de febrero de 1996 tal opinión fue ratificada (Actas de la Reunión, punto I –fs. 241-). Obviamente, el resultado de esta consulta adquiere singular valor si se tiene en cuenta lo dispuesto en el ya citado art. IX, párr. 2°, del convenio de creación de la OMC, y que aquél tiene el valor de la denominada interpretación "auténtica", que prevén los párrs. a) y b) del inc. 3° del art. 31 de la Convención de Viena de 1969.

Por su parte, la Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales (DIREM) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto comparte ese juicio, con el que también se manifiesta de acuerdo el titular de la Dirección América del Norte y Asuntos Hemisféricos del mismo Ministerio, Ministro Raúl E. Justo.

Como consecuencia de lo dicho hasta aquí, debe entenderse que el ADPIC entró en vigor para la República Argentina el 1° de enero de 1995, pero supeditada la aplicabilidad inmediata de sus cláusulas a dos condiciones: la primera, constituida por los plazos de gracia que contempla el propio convenio y la segunda, a que la norma correspondiente fuese de naturaleza operativa.

IX. A esta altura, nos encontramos con que la Argentina contaba, en abstracto, con dos plazos (excluyo por falta de relación con el sub examen la consideración del tercero, contemplado en el ap. 4° del art. 65): el general, aplicable a todos los países miembros, de 1 año, y el previsto para los países en desarrollo, de 4 años más, vale decir, un total de 5 años contados desde el 1/1/95. O sea que nuestro país, mediante la decisión de incorporar los tratados celebrados en Marrakech a su derecho en la fecha mencionada, sólo había contraído, en principio, respecto del ADPIC la obligación frente a los demás países Miembros y adherentes de adecuar su legislación a los estándares mínimos establecidos en aquél a partir del 1 de enero del año 2000. Dije "en principio" porque hay ciertas obligaciones que algunos países Miembros deben aplicar desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo que crea la OMC, o sea desde el 1/1/95 (se trata de las obligaciones resultantes de los párrs. 8° y 9° del art. 70: así, por ej., en virtud del primero de esos párrafos, hay países que desde la fecha indicada debieron establecer un medio que permita la presentación de solicitudes de patentes de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura); otras obligaciones deben ser aplicadas por todos los países Miembros desde la fecha de aplicación general del ADPIC, vale decir desde el 1/1/96 (son las contenidas en los arts. 3°, 4° y 5° del Acuerdo) –ver sobre estas excepciones el trabajo de Monika Holtmann Ydoate, "La obligación de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y las Disposiciones Transitorias", 2.3, p. 108 y sigtes., en la obra colectiva mencionada más arriba-.

Y dije también "en abstracto" al iniciar este considerando, porque resulta de la redacción del art. 65 que es facultad de los países comprendidos en cada caso renunciar en parte o en todo a los plazos. En efecto, durante el transcurso de éstos el país Miembro comprendido puede: a) realizar modificaciones a su legislación vigente que trate sobre materias cubiertas por el ADPIC, siempre que no signifiquen una reducción de la protección existente hasta ese momento (la llamada cláusula 'de no degradación' o 'stand still' contenida en el párr. 5° del art. 65 del Acuerdo, establece: "Todo miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrs. 1°, 2°, 3° ó 4° supra, velará porque las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas nacionales durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo"), y b) mediante declaración expresa en tal sentido o a través de una manifestación tácita, renunciar parcial o totalmente al período de transición que le corresponda. La manifestación tácita resultará de actos que demuestren con certidumbre la existencia de esa voluntad (arg. art. 918, Código Civil, aplicable al caso como un principio general del derecho en función de lo dispuesto en el art. 16 del mismo Código; confr. sala II, causa N° 4.232/97, "S.C. Johnson & Son INC c. Clorox Argentina S.A. s. medidas cautelares", del 30/4/98).

Un supuesto de esta última modalidad de renuncia al período de transición correspondiente o a parte de éste, se daría si el país Miembro favorecido con él introdujera cambios parciales en su legislación adoptando sin variante alguna las obligaciones específicas previstas en el ADPIC, sin esperar al transcurso del plazo los cuales, como dije antes, corren automáticamente sin necesidad de manifestación o notificación alguna).

X. Ahora bien, de conformidad con lo expresado hasta aquí, las obligaciones del ADPIC en general debían ser cumplidas por la República Argentina el día 1/1/2000. Pero dejando de lado otros temas que no hacen al sub lite ¿qué ocurrió con el plazo de duración de las patentes que contempla el art. 33 del Acuerdo?

En primer lugar, estoy de acuerdo con el juez en que dicha norma está lo suficientemente determinada, por lo menos para las situaciones futuras, como para ser considerada autoejecutoria (la cuestión de la operatividad de las cláusulas del ADPIC es discutida en doctrina y varios de los países Miembros más industrializados parecen no admitirla –confr. Correa, Carlos, "Acuerdo Trip's", Ed. Ciudad Argentina, 1996, ps. 36/9-, pero me inclino, en principio, por la solución adoptada por el a quo con relación a nuestro país en virtud de la jurisprudencia de la Corte Suprema que cita). Sin embargo, también corresponde decir que el art. 33 no escapa a la regla general a la que me he referido en el primer párrafo de este considerando. Vale decir que nuestro país debía aplicarlo directamente o amoldar a él su legislación en la materia, para el 1° de enero del año 2000.

En segundo término, interpreto que con la sanción, promulgación y publicación de la ley 24.481, arts. 35 y 100; el segundo lleva el número 97 en el texto ordenado aprobado por el art. 2 del dec. 260/96), nuestro país, sin estar obligado internacionalmente a ello, adoptó un régimen de duración de las patentes de invención análogo al del ADPIC. Digo "análogo" porque no es exactamente igual. Se trata de normas de derecho interno, con la sola limitación de derecho internacional impuesta por las antes mencionadas "cláusulas de no degradación". La diferencia consiste en que, por aplicación de dicha legislación nacional, hasta el 1/1/2000 sólo podrá otorgarse el plazo de 20 años a las patentes solicitadas a partir del 29/9/95, fecha en que entró en vigor aquel régimen legal. Pero desde el 1 de enero del año 2000, en virtud de lo dispuesto en normas de derecho internacional que forman parte del derecho argentino y que desde esa fecha se tornarán aplicables (arts. 33 y 70, primera parte del 2° párr., del ADPIC), los titulares de patentes concedidas por 15 años al amparo de la ley 111 que no hayan vencido, podrán solicitar que la protección sea ampliada a 20 años.

Podría, quizás, admitirse que con la sanción del nuevo régimen legal de las patentes de invención, la República Argentina renunció tácitamente, a contar desde el 29/9/95, a los períodos de transición restantes que le correspondían en virtud de los párrs. 1° y 2° del art. 65 del ADPIC, en cuanto a la aplicabilidad del art. 33 del mismo convenio (extensión a 20 años del plazo de protección) respecto de las patentes solicitadas desde la fecha indicada.

XI. Tanto Pirelli SpA como el juez invocan el apart. 2° del art. 70 del ADPIC para fundamentar la aplicación del nuevo término a la patente a que se refiere el presente juicio. Dicho apartado reza así en lo que aquí interesa: "Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo".

Al margen de lo que he expresado en el considerando anterior, no me parece razonable, en primer término, que con una redacción tan amplia y ambigua se haya querido incluir un caso tan especial como lo es el de las patentes concedidas, bajo la legislación anterior del país Miembro, por un plazo menor al mínimo de 20 años fijado en el art. 33 del Acuerdo. Y esta duda se robustece cuando se advierte que un supuesto menos conflictivo, como es el de las solicitudes pendientes a la fecha de aplicación del ADPIC, está regulado, específicamente, en el apart. 7 del mismo art. 70. Por otra parte, es sabido que dicho Acuerdo no estipula más que estándares mínimos, por lo que juzgo que la extensión de las obligaciones que estatuye a situaciones dudosas debe ser interpretada con un criterio restrictivo.

Entiendo, además, a la luz de las disposiciones del art. 65 del ADPIC, que por "fecha de aplicación del presente Acuerdo para el miembro de que se trate" se alude en el art. 70.2 a la de finalización de los plazos que se establecen para las distintas categorías de países Miembros, ya que la frase se refiere a la totalidad del tratado que, como antes se ha visto, abarca una variada gama de materias. De suerte que, aún de admitirse que la "materia existente" mencionada en el párr. 2° del art. 70 comprende a las patentes de invención otorgadas bajo la vigencia de a ley 111, nuestro país estaría obligado internacionalmente a aplicar el art. 33 del Acuerdo a dichas patentes recién el 1 de enero del año 2000. Entretanto, debe considerarse válida la distinción que ha hecho el nuevo régimen legal –ley 24.481, arts. 100 y 35, no observados por el dec. 548 del 18/4/95, ni modificados por lo tanto por la ley 24.572- entre patentes concedidas al amparo de la ley 111 y patentes posteriores (dichas normas llevan los números 97 y 35 en el texto ordenado del Anexo I del dec. 260/96). Por lo que no implica exceso alguno de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional la reglamentación del citado art. 97 –Anexo II del último de los decretos mencionados-, que expresa: "El plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley 24.481 se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley".

Es interesante notar al respecto que, pese a su dudosa validez, el dec. 621 del 26/4/95 –dictado por el Poder Ejecutivo Nacional para reglamentar en forma transitoria "… lo dispuesto por los tratados internacionales en conjunción con la ley 111" hasta tanto el Congreso de la Nación sancionase una nueva legislación definitiva en materia patentaria-, pese a interpretar en su consid. 7° que el art. 33 del ADPIC era directamente operativo, estableció lo siguiente en su art. 9°: "El plazo de vigencia de las patentes será de veinte (20) años de protección a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Lo dispuesto comenzará a regir para las solicitudes que hayan sido presentadas a partir de la entrada en vigencia del TRIP's GATT…".

En cambio, juzgo que el dec. 590/95 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el 18/10/95 y publicado en el B.O. del 23/10/95, además de configurar un acto confuso a partir ya de sus considerandos, también a veces contradictorios entre sí, ha significado en diversos aspectos un exceso en las facultades atribuidas a aquel Poder del estado (sobre ese decreto puede verse el severo enjuiciamiento realizado por la sala I de esta Cámara, al pronunciarse en el caso "Sandoz" antes citado). En primer lugar, por aprobar un texto ordenado (Anexo II) de la legislación de patentes que incluyó a la ley 111, que había sido claramente derogada por el Congreso de la Nación. En segundo término, porque el art. 71 de las disposiciones que el Poder Ejecutivo Nacional sancionó en ejercicio de sus atribuciones reglamentarias (art. 99 inc. 2°, Constitución Nacional), contradijo el texto y el espíritu de los arts. 36 y 98 -según numeración adjudicada en el texto ordenado al que me acabo de referir- de las leyes reglamentadas, idénticos en su redacción a los correspondientes de la ley 24.481.

Por lo tanto, la actora no puede pretender derecho alguno basado en el art. 71 citado, puesto que éste transgredía lo dispuesto en la legislación de fondo que tenía por fin reglamentar y, a su vez, el INPI obró correctamente al dejar de lado dicha norma y atenerse a lo prescripto en el art. 97 de la reglamentación sancionada por el decreto 260/96 (Anexo II).

XII. Finalmente, la solicitud mediante la que Pirelli S.p.A. requirió la extensión a 20 años del plazo de su patente 219.867 se basó en el art. 36 de la ley 24.481, modificada por la ley 24.572, y fue presentada al INPI con fecha 2 de enero de 1996. Esto significa que el pedido fue presentado cuando el plazo de 15 años otorgado con fundamento en el art. 5° de la ley 111 ya había vencido (15/9/95) estando dicha ley todavía en vigencia. Por lo tanto, cuando entró en vigor la nueva legislación (29/10/95) la patente ya había caducado (art. 47, ley 111) y la invención había pasado automáticamente al dominio público (art. 49, ídem).

En consecuencia, aunque la sanción de la nueva legislación implicara la renuncia parcial del período de transición previsto en el párr. 1° del art. 65 del ADPIC, en virtud de lo establecido en el párr. 3° ("No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público"), la actora no podía beneficiarse con la extensión a 20 años del plazo de su patente.

XIII. Voto, en consecuencia, porque se revoque la sentencia de fs. 177/87 y se rechace la demanda entablada por Industrie Pirelli S.p.A. contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Propongo asimismo que las costas de ambas instancias se distribuyan por su orden, por las razones, que comparto, expresadas por el a quo.

El doctor Bulygin, por análogos fundamentos se adhiere al voto precedente.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo precedentemente transcripto, el tribunal resuelve: Revocar la sentencia de fs. 177/87 y rechazar la demanda entablada por Industrie Pirelli S.p.A. contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención a las razones expresadas por el a quo.

Firman únicamente los sucriptos por hallarse vacante la restante vocalía de la sala (art. 109 RJN).- O. D. Amadeo. E. Bulygin.