Searle Ltd. c. Roemmers

CNCom., sala D, 22/09/05, Searle Ltd. c. Roemmers S.A.I.C.F.

Arbitraje CCI. Medidas cautelares en sede judicial. Prohibición de innovar. Reglamento de Arbitraje CCI: 23. Procedencia. Patente medicinal. Convención de Nueva York de 1958.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 25/08/07, en LL 2006-A, 239 y en JA 2006-I, 225.

2º instancia.- Buenos Aires, 22 de septiembre de 2005.-

Considerando: 1. a) La jueza de Primera Instancia dictó el decreto de fs. 820/828, mediante el cual estimó parcialmente la medida cautelar peticionada por la actora, con el efecto de establecer una medida de no innovar y, por ende, prohibir que Roemmers S.A.I.C.F. o sus afiliadas (sea como propietario, operador, gerente, empleado, funcionario, director, consultor, asesor, representante u otro) directa o indirectamente (a través de inversiones accionarias o de otro tipo) realice cualquier actividad comercial, en el país, que implique la fabricación, comercialización, venta o distribución de cualquier inhibidor selectivo de la ciclo-oxigenasa 2.

La medida fue dictada por el plazo que transcurra hasta que se dicte resolución firme en el procedimiento de arbitraje que deberá ser promovido por la actora en el plazo legal, que la a quo amplió en su decisorio en veinte días, en razón de la distancia (arg. Cód. Proc. 207), bajo apercibimiento de la caducidad de la medida.

b) La demandada apeló en subsidio ese decreto, el cual fuera mantenido en fs. 952/955 (fs. 852/863, contestado en fs. 929/951).

2. La medida cautelar apelada se ha sostenido en la aplicación, vigencia e interpretación -desde la liminar y provisional óptica que exige toda precautoria- de la cláusula novena del contrato copiado en fs. 11/37, cuya traducción obra en fs. 38/65.

La mentada cláusula establece, según lo expuesto por la traductora pública Andrea Fabiola López, que durante la vigencia del contrato, o bien el plazo de vigencia de la patente de los Estados Unidos n° 5466823 -emitida el 14/11/95- el comprador -en el caso la demandada- ni ninguna de sus afiliadas "… se dedicarán (ya sea como propietario, operador, gerente, empleado, funcionario, director, consultor, asesor, representante u otro tipo), a cualquier actividad comercial en el mundo que implique la fabricación, comercialización, venta o distribución de… cualquier inhibidor selectivo de la ciclo-oxigenasa 2…" (fs. 47).

Los argumentos sostenidos por la apelante cuestionan, desde diversos ángulos, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora que fundamentaron la medida.

Expuso que: (a) el registro del componente activo "Valdecoxib" -con el nombre comercial de Bextra-, como perteneciente a los inhibidores selectivos de la ciclo-oxigenasa 2 (o COX 2) no importa su comercialización, actividad convencionalmente vedada en la cláusula de no competencia referida (v. fs. 856).

(b) La verosimilitud del derecho que implica la interpretación de una convención suscrita en el marco de un contrato redactado bajo normas de common law (siendo la normativa vigente las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos) no pudo ser aprehendido por un magistrado argentino (fs. 858).

(c) No existe peligro en la demora, en tanto la demandada es una firma de reconocida solvencia en el mercado, encontrándose patrimonialmente en condiciones de hacer frente a una eventual condena de indemnización por daños y perjuicios.

En relación al argumento esgrimido en el punto (b), cabe destacar que la competencia de la magistrada de primera instancia no ha sido cuestionada acá.

No escapa a la consideración de esta Sala que competencia y jurisdicción resultan conceptos jurídicos diversos.

Pero aun frente a tal diferencia, sólo con el cuestionamiento respecto de la competencia habría incoado la demandada la crítica referida a la potestad jurisdiccional de la jueza para decidir respecto de la procedencia de la cautelar peticionada ante sus estrados.

No aparece viable que una parte consienta por un lado la competencia, mas cuestione la jurisdicción de aquel magistrado que estimó investido de la potestad de intervenir en autos.

Cierta doctrina tiene dicho que jurisdicción y competencia son conceptos inconfundibles: el primero representa la función, que el juez ejercita, de aplicar el derecho; el segundo, la aptitud legal de ejercitar esa función con relación a un asunto determinado (Oderigo, Der. Proc. Penal, p. 138, en cita de Falcón, Código Procesal…, t. I, p. 154, Ed. A. Perrot).

Es así que consentida esa aptitud legal de aplicar el derecho -en el caso internacional- no puede ser luego vaciada de contenido en razón de un cuestionamiento de la jurisdicción.

Sin perjuicio de lo expuesto cabe recordar que el Reglamento de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio (art. 23), en función del ámbito comprometido por los contendientes para la resolución de disputas (v. cláusula 25, fs. 52) faculta a las partes solicitar a cualquier autoridad judicial competente la adopción de medidas cautelares.

Siendo que las partes han suscripto convencionalmente la solución de controversias en un tribunal arbitral que contiene dentro de su reglamentación tal facultad, la a quo resultó investida de la jurisdicción suficiente para la ponderación de la pertinencia de la cautelar de marras (arg. Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, art. 2°, ley 23.619).

De tal modo, no resulta un argumento plausible la crítica sostenida en que la jueza argentina no podría haber interpretado suficientemente la cláusula noventa del contrato suscripto bajo la legislación extranjera.

En relación a que el registro ante la A.N.M.A.T. del componente activo "Valdecoxib" -con el nombre comercial de Bronax-, como perteneciente e los inhibidores selectivos de la ciclo-oxigenasa 2 (o COX 2) no importa su comercialización, no se condice con el análisis preliminar y provisorio que permite el estudio de toda medida cautelar.

Véase que: (a) La resolución de la A.N.M.A.T. n° 1376 permite advertir que esa inscripción en el Registro de Especialidades Médicas obtenida por Roemmers S.A.I.C.F. importa el paso necesario previo a la comercialización del medicamento con el mentado componente activo (v. fs. 126, art. 5°).

El informe presentado por Roemmers S.A.I.C.F. permite advertir que el Valdecoxib representa un inhibidor selectivo de ciclo-oxigenasa 2 (v. fs. 140), que a su vez aparece comercializado por la actora mediante el medicamento denominado Celebrex -o también mediante el llamado Bextra- (v. fs. 99 y fs. 368), lo cual a priori permite concluir la existencia de competencia en los términos que surge de la cláusula novena, en su traducción citada más arriba.

La traducción efectuada mediante la intervención de una funcionaria pública (arg. ley 20.305) permite advertir que las partes habrían convenido prohibir al comprador (vgr. Roemmers) la fabricación, comercialización, venta o distribución de cualquier inhibidos ciclo-oxigenasa 2.

Desde tal perspectiva, y siendo que el verbo comercialización significa en idioma español -aplicable en el caso del análisis preliminar sujeto a la ponderación cautelar de este Tribunal- significa "dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta" (v. www.RAE.com.es), cabe concluir con razonable verosimilitud, que el registro e inscripción de aquel componente activo, así como la conformación del medio en el cual el mismo habrá de ser presentado en el mercado farmacéutico (v. fs. 132/144 y fs. 366) importa aquella actividad vedada.

(b) Aun cuando el vocablo inglés "marketing" (utilizado en el original, fs. 20) tuviere eventualmente un sentido diverso al de "comercialización" otorgado por la traductora, ello no permite enervar la verosimilitud que contiene la interpretación de aquel vocablo, pues se avanzaría sobre un debate semántico reñido con aquello que las partes razonablemente pudieron pretender prever en esa cláusula de no competencia ponderada provisoriamente en la cautelar.

En relación a la inexistencia de peligro en la demora, basta recordar que en el contrato de marras fue previsto que ambas partes reconocieron -y en particular la demandada- que una violación a las disposiciones del art. 9° citado no hallaría resarcimiento suficiente en una indemnización monetaria en daños y perjuicios, por cuanto se convino la potestad de recurrir a un tribunal a efectos de obtener "protección mediante una orden judicial" (cláusula 25, fs. 48).

Siendo lo convenido una obligación de no hacer, es dable concluir que el cumplimiento de una medida cautelar tendiente a resguardar un pronunciamiento favorable a esa conducta, importe no innovar respecto de las actividades previstas en el artículo nueve ya citado, siendo que el objeto de la medida no aparece resguardar la eficacia en el resarcimiento de un daño, sino impedir que el perjuicio ocurra en función del progreso de aquel comportamiento comprometido contractualmente.

3. Por ello, confírmase la resolución apelada. Con costas (Cód. Proc. 69). Difiérese la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados los de primera instancia. Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (Cód. Proc. 36:1°) y las notificaciones pertinentes.- F. M. Cuartero. M. F. Bargalló.