Harrods Limited c. Harrod's Buenos Aires Limited

CNCiv. y Com. Fed., sala I, 04/10/07, Harrods Limited c. Harrod's Buenos Aires Limited.

Registro de marcas. Oposición. Confundibilidad. Registración previa y de buena fe. Primacía. Sentencia extranjera. Eficacia probatoria.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 08/12/07 y en SJA 23/01/08.

En Buenos Aires, a los 4 días del mes de octubre de 2007, se reúnen en Acuerdo los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo:

1. La sentencia de fs. 831/835vta. rechazó la demanda promovida por Harrods Limited y declaró fundada la oposición deducida por Harrods (Buenos Aires) Limited al registro por la primera de la marca mixta "Harrods Knightsbridge" (fs. 7) en las clases 3, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 39 y 42 del nomenclador internacional, con imposición de costas a la demandante vencida. Para así resolver, ponderó que la relación entre las partes había sido esclarecida mediante un fallo de tribunales ingleses -que consta con traducción a fs. 496 y s.s. de este expediente- de donde surgía que la demandada no era una sucursal de la actora sino que constituía un establecimiento autónomo, propietario de sus propias marcas y con derecho a la explotación de la marca "Harrods" en el territorio nacional, de la que era titular desde antiguo. La señora jueza a quo negó interés legítimo por parte de la demandante para solicitar en el espacio geográfico argentino los registros que pretendía y agregó que, aun cuando no se compartiera esta conclusión, las solicitudes de la actora no podían afectar el previo derecho de la demandada a la exclusividad en el uso y goce de sus marcas -"Harrods"- confundibles con el conjunto pretendido por la actora. En este sentido, efectuó el cotejo entre los signos y llegó a la conclusión de que el agregado "Knightsbridge" carecía de fuerza diferenciadora frente al atractivo de la voz vedette "Harrods" y que, en todo caso, el público consumidor sería llevado a engaño en cuanto a interpretar que la marca de la actora era una subespecie de la marca de la demandada o bien que los productos o servicios identificados con una y otra marca respondían a un origen empresarial común.

2. El pronunciamiento fue apelado por la parte actora, cuyo recurso fue concedido a fs. 842. El escrito de expresión de agravios corre a fs. 847/852, y mereció la respuesta de la contraria a fs. 854/859vta.. También se han deducido apelaciones contra las regulaciones de honorarios a fs. 838 y fs. 841.

3. La parte actora solicita la revocación de la sentencia y que se declaren infundadas las oposiciones deducidas por la demandada a los registros solicitados por Harrods Limited en la República Argentina. Sus agravios pueden presentarse del siguiente modo:

a) es errónea la sentencia en cuanto afirma que su parte carece de interés legítimo en el sentido del art. 4° de la ley 22.362; por el contrario, en tanto explota la famosa tienda Harrods de Londres y comercializa productos en un espacio globalizado con la marca de su titularidad registrada en el extranjero, posee interés legítimo para pretender los registros que reclama;

b) la señora jueza a quo efectúa una incorrecta interpretación de la sentencia dictada por los tribunales ingleses, cuya conclusión relevante fue afirmar que Harrods Limited y Harrods (Buenos Aires) Limited son sociedades independientes; de ello no se deriva -sostiene el recurrente- que la sociedad actora tenga incapacidad o prohibición de registrar marcas en la República Argentina;

c) el juicio de confundibilidad entre signos ha sido efectuado de manera rígida e inflexible, sin tener en consideración la totalidad de las circunstancias que rodean al conflicto, particularmente que, en la mente del público medio de nuestro país, la marca "Harrods" recuerda o evoca la famosa tienda de Londres, que goza de notoriedad en un espacio globalizado;

d) por lo demás, la actora afirma que los signos enfrentados son inconfundibles, pues el signo solicitado "Harrods Knightsbridge" -con el diseño de que reitera a fs. 851- tiene diferencias visuales y sonoras respecto de la marca mixta de la demandada -"Harrods", en letra mayúscula, con recuadro y moño- y también respecto del signo meramente denominativo;

e) el levantamiento de las oposiciones permitirá que el público consumidor no sea engañado y advierta como distinto el origen empresarial en productos identificados con una y otra marca.

4. El primer punto a tratar versa sobre el interés legítimo de la actora para solicitar los registros del signo -marca mixta, con los caracteres que se destacan a fs. 851 y que se reproducen en cada una de las actas- en el espacio geográfico argentino. La posición de la parte demandada, desarrollada en el responde de fs. 477/485, fue entender que Harrods (Buenos Aires) Limited tenía un derecho exclusivo y absoluto para utilizar la marca y nombre "Harrods" únicamente en Argentina y en América del Sud y que, por tanto, la actora Harrods Limited carecía de derecho a introducirse en el ámbito argentino y latinoamericano (fs. 479). Esa conclusión surgía -a juicio de la demandada- de la sentencia firme dictada por los tribunales ingleses el 21/5/98, y que corre traducida a fs. 504/512, decisión que obstaría al "interés legítimo" de la actora en registrar y en explotar sus marcas en el mercado argentino.

Considero que este argumento no está justificado. En primer lugar, de la documentación adjuntada en estos autos surge que la sociedad demandada tenía una limitación geográfica para la explotación de su objeto social que estaba definido en los estatutos originales, donde se consignaba su creación "para explotar en Buenos Aires, República Argentina, y en cualquier otra parte de la América del Sud, los negocios de compañía de abasto universal y de almacenes generales en todos sus ramos" (fs. 333 y siguientes). Consta que estos estatutos fueron inscriptos en el Registro Público de Comercio, en el Libro de Estatutos Extranjeros, en 1914, con reformas inscriptas en 1928 y posteriores (fs. 332 y fs. 281). En este conflicto marcario sólo se ha probado una cierta delimitación geográfica -con la amplitud de la referencia a "América del Sud"- respecto de la capacidad de la sociedad Harrods (Buenos Aires) Limited, pero que no afecta de ningún modo la capacidad de Harrods Limited. En segundo lugar, no se ha demostrado la existencia de un acuerdo explícito o implícito de distribución contractual de zonas exclusivas para el ejercicio por las partes de sus respectivos objetos sociales y para el uso y goce de sus marcas. La conclusión contraria no se desprende de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Reino Unido, invocada por ambos litigantes, que examinaré en el considerando siguiente.

Tiene razón la actora recurrente -en tanto persona jurídica de derecho extranjero propietaria de un famoso establecimiento comercial con asiento principal en el Reino Unido y subsidiarias y sucursales en diversas partes del mundo- en cuanto a su interés legítimo en pretender registros marcarios en la República Argentina, sometidos a las condiciones de la ley del foro, en tanto no persigue fines especulativos sino el legítimo derecho de expandir globalmente sus actividades comerciales, identificando y comercializando sus productos a través de marcas propias.

Afirmo, pues, el interés legítimo de la actora en solicitar los registros discutidos en las clases 3, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 39 y 42 del nomenclador internacional, pretensión que queda sujeta a la legislación argentina. La intención de tener registros de signos idénticos en una pluralidad de clases no permite concluir que se trata, en el caso, de marcas de defensa, habida cuenta la naturaleza de la explotación comercial de esta empresa, caracterizada como una prestigiosa tienda de ramos generales y multiplicidad de departamentos o rubros. Adelanto que esta primera conclusión no es, sin embargo, determinante para la solución del litigio y pasaré al tratamiento de los restantes agravios.

5. Ambos litigantes difieren en los alcances y efectos de la sentencia dictada en un litigio entre las mismas partes por una Corte de Apelaciones del Reino Unido con fecha 21 de mayo de 1998, cuya traducción corre a fs. 504/512. La parte demandada afirmó que esa sentencia "refleja sus consecuencias con autoridad de cosa juzgada sobre el sub lite" (fs. 479vta.) y que "está decidido mediante sentencia judicial cuyos efectos son plenamente vinculantes para las partes en el presente juicio, que la marca Harrods es de propiedad exclusiva y excluyente de mi mandante; y nadie puede registrarla ni nominativamente ni bajo una forma especial de representación, ni sola ni formando parte de conjunto alguno, en desmedro de los derechos de su titular" (fs. 483). Antes de entrar en el contenido sustancial de esta decisión, examinaré sus efectos extraterritoriales.

El sistema argentino de reconocimiento de sentencias extranjeras no admite la inserción de la decisión emanada de autoridad judicial extranjera de pleno derecho, sino mediante la verificación de condiciones de regularidad en un procedimiento expreso o involucrado de reconocimiento y, en su caso, de ejecución de decisión extranjera (en ausencia de tratado, la fuente normativa está dada por los arts. 517 y 519 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En el sub lite, la parte demandada invocó el valor de cosa juzgada inherente a la sentencia extranjera, efecto que fue negado por la parte actora y su resolución fue diferida para el dictado de la sentencia definitiva (fs. 517). Ahora bien: éste no es un procedimiento de reconocimiento de sentencia extranjera, sino que se ha invocado el valor de una sentencia dictada por tribunales ingleses en un proceso dirigido a otro objeto. Se ha intentado hacer valer la eficacia imperativa de la sentencia extranjera como defensa y, si bien con mayor flexibilidad, este reconocimiento incidental exige la verificación de requisitos -como la jurisdicción del juez de origen del pronunciamiento a los ojos del sistema argentino de jurisdicción internacional o la compatibilidad con el orden público internacional del foro-, que ninguna de las partes ha invocado o pretendido sustentar ante el juez de la primera instancia, quien tampoco se ha pronunciado sobre el punto. En tales circunstancias, no puede hablarse de efecto imperativo de cosa juzgada material de la sentencia extranjera sino simplemente de efecto probatorio (confr. en doctrina nacional, entre muchos: Goldschmidt Werner, Sistema y Filosofía del Derecho Internacional Privado, Tomo III, segunda edición, EJEA, 1954, pág. 178; Fernández Arroyo Diego, Coordinador, Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur, ed. Zavalía, 2003, pág. 416/419).

La sentencia extranjera prueba sobre el estado de derecho conforme al derecho inglés, ley personal de ambas personas jurídicas enfrentadas en este litigio (art. 118 de la ley 19.550, primer párrafo). Resulta, pues, que son dos sociedades con personalidad jurídica y económica propia y que la demandada, Harrods (Buenos Aires) Limited no fue ni es sucursal o agencia de la actora, sociedad Harrods Limited. Tengo por cierto que esta última comenzó a funcionar como gran tienda en Londres en 1849 y que sus fundadores concibieron la creación de un establecimiento o asiento en Buenos Aires para explotar el rubro de grandes tiendas y "usar el nombre" de la original tienda Harrods. Los fundadores constituyeron a Harrods (Buenos Aires) Limited como sociedad anónima de derecho inglés, incorporada al Reino Unido desde 1914, nacida con una razón social que la autoriza a explotar la voz Harrods en su ámbito de influencia y con una forma societaria que favorece -a través de sucesivas ventas de acciones- la autonomía económica.

Encuentro razón en la parte actora cuando sostiene que la sentencia del tribunal inglés negó la existencia de una "relación fiduciaria" entre Harrods Limited y Harrods (Buenos Aires) Limited y aceptó una autorización o un acuerdo implícito entre Harrods Limited y Harrods (Buenos Aires) Limited que permitía a esta última realizar negocios bajo la denominación de Harrods en cualquier lugar de Sudamérica (fs. 510). En sustancia, esto da cuenta de la aptitud de la empresa de derecho inglés Harrods (Buenos Aires) Limited de usar su nombre social y de ser propietaria y gozar de derechos inherentes a sus marcas, en lo que aquí interesa, conforme al derecho local del Estado de registro de dichas marcas. De esta afirmación no puede inferirse una prohibición que pudiera afectar la actividad comercial y los proyectos de expansión de la sociedad de derecho inglés Harrods Limited, imponiendo una limitación geográfica que no se ha probado conforme a la ley del lugar de constitución.

6. El punto medular del conflicto consiste en establecer si es legítima la oposición de Harrods (Buenos Aires) Limited, titular registral en la República de las marcas "Harrods" -denominativa y mixta (ver informe de fs. 801/806 y listados informados por el I.N.P.I., no impugnados)- a los registros solicitados por Harrods Limited en once clases del nomenclador de las marcas "Harrods Knightsbridge", mixtas, con el diseño que surge del acta de fs. 535 y que se repite en todas las actas.

A efectos del cotejo, voy a ponderar las circunstancias particulares de este litigio donde se enfrentan: a) por una parte, las marcas solicitadas por la actora, sociedad propietaria de la famosa tienda Harrods ubicada en el barrio de Knightsbridge, en la ciudad de Londres, Reino Unido, de prestigio internacional, que pretende registrar en la República su signo, no limitado a la voz "Harrods" sino con un agregado (la palabra en idioma inglés "Knightsbridge", que aparece en un plano secundario, en letra mayúscula y caracteres más pequeños), y b) las marcas oponentes, registradas con anterioridad en la República Argentina, que consisten en la palabra "Harrods" sin aditamentos, y en el signo mixto -voz y diseño con moño- que aparece reproducido a fs. 850vta..

Es cierto que existen diferencias gráficas entre los signos enfrentados, sobre todo si se toma a los fines de la comparación la marca mixta -con diseño- registrada por la demandada. También advierto diferencias en el plano eufónico y ello responde a que la actora ha agregado una palabra a la voz coparticipada. Sin embargo, la fuerza de atracción y de identificación de "Harrods" es poderosa y la identidad de ese elemento, presente en ambos signos o conjuntos, perdura en la memoria. Para el público consumidor argentino nada significa la grafía particular que la parte actora ha dado a su conjunto y el agregado de la palabra "Knightsbridge" tiene efectos meramente secundarios.

Destaco que, a mi modo de ver, ambas empresas han actuado de buena fe pues la demandada Harrods (Buenos Aires) Limited no usurpó la marca de la actora, sino que usó y explotó su propio nombre, ejerciendo su objeto social tal como fue concebido al tiempo de su constitución. El uso y la notoriedad que adquirió la marca de la actora en el extranjero, no significa que tuviera trascendencia en la República Argentina (ver Sala I, doctrina de la causa n° 3528/00 del 7/11/2000, voto del Juez de las Carreras), donde adquirió prestigio el centro de explotación local, que registró marcas propias desde 1927. Quiero decir que la empresa demandada construyó la fama de su nombre sobre la base de la gran tienda establecida en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Florida, sin engaño al público consumidor.

Tampoco existe un propósito ilícito en la pretensión de la parte actora, que no pretende captar o desplazar clientela ajena, sino expandir su signo propio. Sin embargo, existe confundibilidad objetiva en el mercado argentino con el signo de otro titular, que ostenta sobre "Harrods" un derecho adquirido.

Por las características de esta causa, habida cuenta que los registros de la demandada aparecen en todas las clases del nomenclador, ninguna conclusión es posible inferir del principio de especialidad. Además, la notoriedad de la marca "Harrods" no es útil para diferenciar los signos sino para aproximarlos de manera inaceptable. Es altamente probable que el público consumidor confunda ambas marcas como pertenecientes a un único origen común.

En suma: la propietaria original del signo, que no lo explotó ni lo registró en la República Argentina, debe sufrir la limitación de la presencia anterior en el país, de buena fe y conforme a la legislación marcaria argentina, de las marcas oponentes. Creo que se violentaría la finalidad de la legislación marcaria si como resultado de este litigio se permitiera la coexistencia en el mercado argentino de las marcas solicitadas por la actora frente a las marcas registradas por la demandada.

Por tanto, propongo al Acuerdo la confirmación de la sentencia apelada. Las particularidades de la especie, en especial, la aceptación de alguno de los argumentos de la parte actora y, sobre todo, el carácter notorio que debo reconocer a sus marcas, -si bien agregando que tal cualidad no trascendió en jurisdicción argentina, donde adquirieron renombre los signos de la demandada,- me convencen de la justicia de aplicar el art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y distribuir las costas de esta instancia en el orden causado.

Los doctores Martín Diego Farrell y Francisco de las Carreras adhieren al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado y de las conclusiones del Acuerdo precedente, El Tribunal resuelve: confirmar la sentencia apelada. Con costas de alzada en el orden causado (art. 68, segunda parte, CPCCN). … Regístrese, notifíquese y devuélvase.- M. S. Najurieta. F. de las Carreras. M. D. Farrell.