K. P. A. c. Fox Film de Argentina s. medidas cautelares

CNCiv. y Com. Fed., sala I, 24/09/15, K. P. A. c. Fox Film de Argentina SA s. medidas cautelares.

Medidas cautelares. Medida innovativa. Prohibición de distribución de una película. Propiedad intelectual. Marca registrada. Acuerdo ADPIC: 50. Verosimilitud del derecho. Inexistencia.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 19/11/15.

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2015.-

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto en subsidio y fundado fs. 19/20 contra la resolución de fs. 18, mantenida a fs. 21, y

CONSIDERANDO:

1.- El señor juez rechazó la medida cautelar solicitada por la actora —en los términos del art. 50 del ADPIC— para que la demandada se abstenga de usar, y/o distribuir, y/o explotar, y/o comercializar y/o publicitar la película y/o largometraje titulado “LOS 33”, por infringir sus derechos marcarios sobre la marca “Los 33 Mineros” de su titularidad, registros 2.473.446 y 2.473.447, en las clases 16 y 41, desde el 4 de noviembre de 2011. Para así decidir el “a quo” consideró que no se advierte la confudibilidad entre la marca registrada por la actora y la denominación del film a que se alude en la pieza en despacho.

2.- La recurrente se agravia porque sostiene que la confudibilidad de las marcas y/o signos enfrentados es una cuestión que debe debatirse en una etapa ulterior, en la cual se analizarán, además, las circunstancias adjetivas que rodean la contienda.

Destaca que la verosimilitud del derecho que invoca está justificada mediante los títulos que acompañó con el escrito de inicio. Menciona que de una mera aproximación prereflexiva surge la similitud entre ambos signos (LOS 33 MINEROS VS LOS 33), la cual considera innegable dado que la primera parte es idéntica. Asimismo, agrega que la demandada usa la marca LOS 33 para una película –servicio cubierto por la clase 41- en el cual está registrada su marca.

Argumenta que el peligro en la demora se evidencia al haberse puesto en el mercado una película que lleva un nombre prácticamente idéntico a su marca y que cada día que pasa se configura una nueva violación a sus derechos exclusivos sobre la marca LOS 33 MINEROS.

3.- En los términos en los cuales la cuestión ha quedado planteada, cabe señalar en cuanto a la aplicación del art. 50 del ADPIC (aprobado por la ley 24.425, publ. en el B.O. del 5/1/95), que esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que dicha norma tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual —en la que se incluye a las marcas de fábrica o comercio, según el art. 1, inc. 2—, reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (inc. 2); (cfr. causas 1440/97 del 29-5-97, 2049/98 del 28-5-98, 4176/99 del 10-8-99, 2945/01 del 10-5-01, 2957/07 del 26-6-07 y 2402/11 del 13-9-11, entre muchas otras).

También es pertinente recordar que la medida solicitada tiene las particularidades de una medida innovativa, a cuyo respecto es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se trata de una medida precautoria excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (cfr. Fallos 316:1833; 318: 2431; 319:1069 y 321:695).

Asimismo, se ha dicho que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa (cfr. Peyrano, J.W. “La verosimilitud del derecho invocado como presupuesto del despacho favorable de una medida cautelar innovativa”, L.L. 1985-D,112).

Si bien el requisito de la verosimilitud —común a todas las medidas cautelares (cfr. art. 196 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según la ley 26.939 Digesto Jurídico Argentino)— no es, en principio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial (cfr. esta Sala, causas 4044 del 22-4-86, 3146/94 del 14-2-95 y 2849/00 del 30-5-00; Sala III, causa 609/02 del 9-4-02), no hay que perder de vista, a la hora de verificar su concurrencia, que la medida del art. 50 del ADPIC permitiría en el caso obtener anticipadamente el cese de la explotación o uso, sin dar al demandado la oportunidad de decidir si continúa o no en ese uso como ocurre en el incidente de explotación previsto por el art. 35 de la ley 22.362 (cfr. esta Sala, causa 7438/00 del 12-12-00), siempre que el peticionario presente las pruebas de las cuales razonablemente disponga, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que tal derecho es objeto o va ser objeto inminente de infracción; es decir, se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario (cfr. esta Sala, causa 7438/00 cit. y sus citas de causas 2849/00 del 30-5-00, 1440/97 del 29-5-97, 4088/98 del 15-9-98 y causa 3289/01 del 11-10-01).

4.- Desde esta perspectiva, corresponde examinar la pertinencia de la medida precautoria denegada.

En este sentido, cabe recordar que si bien el dictado de medidas como la que aquí se peticiona no debe ser precedido de un examen exhaustivo de la confundibilidad de las marcas o designaciones involucradas en el conflicto —pues ese análisis compete al magistrado que conozca en el eventual proceso de conocimiento que ulteriormente se pudiere promover—, ello no significa que las medidas puedan ser ordenadas prescindiendo del fumus boni iuris (cfr. Sala II, causas 1865/97 del 14-10-97, 6498/99 del 17-11-99 y 13.674/04 del 11-11-04; esta Sala, causas 1104/06 del 11-4-06 y 11.252/06 del 16-11-06). Por el contrario, no siendo evidente la similitud entre las designaciones enfrentadas, es claro que la pretensión cautelar no puede tener favorable acogida (cfr. Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, 3era. Ed., pág. 336).

Sobre esa base, ante la falta de identidad entre los conjuntos enfrentados y cuando aún no ha sido oída la contraria, no se puede perder de vista que la cuestión a resolver involucra el alcance de la protección dispensada por la Ley de Marcas frente a los derechos de propiedad intelectual que podrían existir sobre la obra cinematográfica (confr. arts. 1 y 21 de la ley 11.723), cuyo argumento y título se refieren a hechos de público conocimiento sucedidos en 2010.

En tales condiciones, en este estado, no se verifican en la especie los requisitos para el dictado de la medida precautoria en los términos de la doctrina de la Sala precedentemente recordada.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: desestimar el recurso de la actora.

El doctor Ricardo V. Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- M. S. Najurieta. F. de las Carreras.