CNCiv. y Com. Fed., sala I, 08/10/98, Dr. Karl Thomae Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung c. Instituto Nacional de
Patente de invención. Plazo de protección. Ampliación. Derecho aplicable. Convenio ADPIC: 33, 65.2. Operatividad. Inexistencia de aplazamiento. Conflicto transitorio de Derecho Internacional Privado. Dec. 590/95. Ley 24481. Aplicación a patentes otorgadas con anterioridad a su vigencia.
La sentencia fue revocada por la Corte Suprema.
Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 19/03/07, en LL 1999-A, 33, con nota de E. O´Farrell y en DJ 1999-1, 858.
2º instancia.- Buenos Aires, octubre 8 de 1998.-
El doctor Pérez Delgado dijo: 1. El día 31 de marzo de 1981 se concedió a la aquí actora la patente de invención 221.983 relativa a un procedimiento para producir una nueva forma farmacéutica de dipiridamol, de acción retardada. El título fue extendido fijándose como fecha de vencimiento el 31 de marzo de 1996.
Unos días antes del vencimiento de esa fecha –el 14 de marzo de 1996-, la titular solicitó que se extendiera el plazo de vigencia de la patente a 20 años –a contar de la fecha en la que había sido solicitada-, con fundamento en lo establecido por el art. 71 del dec. 590/95 (B.O., 23/10/95), que para entonces se hallaba vigente y, a su vez, remitía al art. 36 de la ley de patentes. (En rigor de verdad, se debió referir al art. 35 de la ley 24.481 –B.O. del 20/9/95- el que dispone el plazo improrrogable de 20 años de duración de las patentes).
El INPI, en la resolución de fs. 135/137, rechazó el pedido de la actora en virtud de lo dispuesto en el art. 97 de la ley 24.481 (texto ordenado por el dec. 2060/96) y en el artículo del mismo número de su reglamentación, Anexo II (B.O. del 22/3/96). Hizo mérito además del limitado alcance temporal del art. 33 del Convenio de los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ratificado por
Así las cosas, la actora interpuso la demanda que nos ocupa contra el INPI a fs. 138/146, a la que el juez de primera instancia hizo lugar a fs. 445/456 y, en consecuencia, extendió el plazo de vigencia de la patente N° 221.983 hasta el 12 de enero del año 2001.
Contra esa decisión apeló el demandado INPI, quien expresó agravios a fs. 511/519, los que fueron contestados a fs. 521/531.
2. Para poner las cosas en su exacto lugar, es importante tener en cuenta que, conforme con el plazo concedido originariamente a la patente 221.983, su vencimiento se debería haber operado cuando ya se encontraba en vigencia la ley de patentes 24.481, que entró a regir el 29 de setiembre de 1995 (confr. esta sala, causa 3375 "Sandoz Ltd. c. INPI", del 30/4/98, publicada en LL del 14/8/98, f° 97.643).
La situación que aquí se presenta es, por lo tanto, distinta a la que sirvió de sustento a la decisión reciente de la sala III, en la causa 21.932/96, "Pirelli SPA c. INPI", resuelta el 11 de agosto pasado, pues en este caso el plazo originario de la patente –quince años-, había caducado el 15/9/95, es decir, cuando todavía se hallaba vigente la ley 111 y no había comenzado a regir la ley 24.481 (ver considerando III del voto del doctor Amadeo).
Esta aclaración me parece importante, porque en el asunto que ahora nos ocupa se debe partir de la base de que si bien el ADPIC previó un período de transición o de aplazamiento de su entrada en vigor (arts. 65.1 y 65.2), el acogimiento a estos términos es facultativo para los Estados Miembros (conf. sala 2, causa 4237/97 "S. C. Johnson & Son Inc. c. Clorox Arg." del 30/4/98) y, respecto de
Así cabe interpretarlo por cuanto en el tema de la duración mínima de las patentes, el art. 35 de la ley citada dispuso que "La patente tiene una duración de (20) años improrrogable, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud."
El texto transcripto se ajustó al plazo previsto como mínimo por el art. 33 del Acuerdo de los ADPIC (ley 24.425) y, por lo tanto, el nuevo régimen entró en vigencia el recordado 29 de setiembre de 1995, cuando la patente de la actora aún no había fenecido.
En tales condiciones, en este caso debemos resolver si ese plazo de veinte años a contar de la fecha de la solicitud de la patente, rige para la patente de la actora, cuyo título fue originariamente acordado por quince años y debió expirar en marzo de 1996, cuando ya se encontraba vigente el nuevo ordenamiento.
Existen tres normas que se refieren al tema y que deben ser interpretadas.
La primera de ellas es el art. 100 de la misma ley 24.481 –que lleva el núm. 97 en el texto ordenado por el dec. 260/96- y dice lo siguiente: "Las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamentación".
La segunda es el art. 71, párrafo segundo del dec. 590/95, que tuvo una escasa vida, pero que se encontraba vigente cuando la aquí actora realizó su presentación administrativa. Su texto era el siguiente: "Los titulares de patentes vigentes al 1 de enero de 1995, concedidas bajo el régimen de la ley 111, o de solicitudes de patentes en trámite, podrán solicitar a
Y en tercer lugar aparece en escena el art. 97 de decreto reglamentario de la ley (anexo II del dec. 260, sancionado por el Poder Ejecutivo el 20/3/96 y publicado en el B.O. dos días después, que dice: "El plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley 24.481 se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley".
Con todo este juego normativo a nuestra disposición, debo como principio poner de manifiesto que el texto legal me origina serias dudas sobre su alcance y, en particular, sobre el sentido de la expresión "a su vencimiento".
Una primera interpretación podría conducir a sostener que se refiere al vencimiento del plazo reconocido en el título de la patente, de modo que cuando expiran los quince años originariamente concedidos bajo el imperio de la ley 111, no habría forma de prorrogar el plazo.
Sin embargo, la norma prevé también que esas patentes "quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamentación", expresión bien amplia que puede justificar que se la interprete como un reconocimiento de la prerrogativa del titular de la patente ya concedida, para que su derecho sea tutelado hasta que fenezca el plazo a que se refiere el art. 33 del ADPIC y el art. 35 de la ley 24.481.
Me inclino por esta última interpretación por diversas razones.
En primer lugar, se trata de la aplicación de una nueva ley a una situación jurídica preexistente, que no se encontraba agotada cuando aquélla entró en vigencia. Por lo tanto, por aplicación del estándar del art. 3° del Cód. Civil, es apropiado que el plazo de la patente otorgada bajo la vigencia de la ley 111 y aún no vencida, se rija por el art. 35 de la ley 24.481.
Nótese que el hecho de recurrir al precepto citado del Cód. Civil no encuentra óbice en lo establecido por el art. 97 de la ley 24.481 (t. o.), por cuanto en esta norma se alude a la conservación de la vigencia de la patente hasta su vencimiento, pero no regula, ni impide, la aplicación del nuevo régimen legal en lo atinente al lapso de duración.
En este orden de ideas, se debe tener presente que en el régimen de la ley 111 el plazo se computa desde la concesión de la patente y no desde la solicitud (como ocurre con el Acuerdo de los ADPIC y la ley 24.481), de tal manera que, por hipótesis, se podría presentar el caso de que la patente aún no hubiera expirado contados los quince años desde el reconocimiento administrativo del derecho, pero que ya hubieren vencido los veinte años computados desde el día en que se concretó la solicitud. De modo que ante una situación similar a la del ejemplo al que acabo de recurrir, la norma del art. 97 viene a precisar que el nuevo régimen de vigencia de la ley 24.481 no altera el ámbito temporal adquirido sobre la base del régimen legal derogado.
Cabe valorar además que si partimos de la base de que la interpretación del art. 97 de la ley 24.481 es dudosa, lo razonable es que esa duda se disipe recurriendo a las normas reglamentarias a las que el mismo texto legal se remite.
En este sentido, el texto aprobado por el dec. 590/95 antes transcripto (art. 71, párrafo segundo), es bien claro en el sentido de que los titulares de patentes concedidas bajo el régimen de la ley 111 se encontraban habilitados para pedir la prórroga de su vigencia sobre la base del nuevo dispositivo del art. 35 de la ley 24.481.
La aplicación de esta norma reglamentaria es pertinente al caso por dos razones:
a) antes de todo, porque ella se encontraba vigente cuando la actora se presentó ante el INPI requiriendo su aplicación. De tal modo que cabe recordar aquí la doctrina de esta Cámara en cuanto a la pertinencia de determinar el derecho del solicitante sobre la base de la norma vigente al momento en que tal petición se concreta ante la autoridad administrativa (confr. sala 3, causa Unilever NV c. INPI, de 24/3/98; esta sala, causa 3766/97, fallada el 6 de octubre pasado);
b) en segundo lugar, porque el hecho de que el ordenamiento positivo haya incorporado el derecho de los titulares de patentes anteriores para solicitar una prórroga del plazo de protección, obsta a que una norma posterior, como es el anexo II del dec. 260/96, haya dispuesto lo contrario, excluyendo a esas patentes del plazo previsto en el art. 35 de la ley. Esta modificación normativa, entró en colisión con la "cláusula de nodegradación" que consagra la normativa de los ADPIC, que está expresada en el art. 65.5. en estos términos: "Todo Miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 o 4 se asegurará que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.";
c) tampoco es ajeno a esta interpretación el hecho de que el alcance que se le ha asignado a la prerrogativa del titular de la patente para solicitar la ampliación de su vigencia es la que mejor se adecua a la norma de jerarquía superior que, en este caso, es el Acuerdo ADPIC. Y, en este orden de ideas, se debe reiterar que el art. 33 del Acuerdo no distingue entre patentes concedidas, en trámite de concesión o solicitadas después de su vigencia (ver en este sentido, lo expresado por esta sala, en la causa "Dupont de Nemours c. Estado nacional" del 9/11/95). A lo que cuadra añadir que la nota al pie que lleva el núm. 8 contempla una cuestión diferente -lo atinente al sistema de concesión inicial- que no modifica la conclusión precedente.
3. Por las razones expuestas, voto para que se confirme la sentencia de primera instancia en lo principal que decide, debiéndosela modificar en cuanto a las costas, pues la cuestión debatida es novedosa y compleja, en tanto que la desprolijidad que ha campeado en el desenvolvimiento normativo en esta materia, justifica que la demandada haya negado el derecho que la actora ha invocado. La misma distribución propicio para las costas de la alzada (art. 68, párrafo segundo, Código Procesal).
El doctor Farrell se adhiere al voto que antecede.
En atención a la votación que exterioriza el acuerdo que se transcribe precedentemente, el tribunal resuelve: confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que decide y modificarla en cuanto a las costas, las que se distribuyen por su orden en ambas instancias.
El doctor de las Carreras no interviene por hallarse en uso de licencia con motivo de actividades relacionadas con el ejercicio de
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