National Research Council of Canada c. INPI

CNCiv. y Com. Fed., sala II, 01/10/98, National Research Council of Canada c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Patente de invención. Plazo de protección. Derecho aplicable. Acuerdo ADPIC. Conflicto transitorio de Derecho Internacional Privado.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 10/09/07, en LL 1999-A, 36 y en DJ 1999-2, 258.

2º instancia.- Buenos Aires, octubre 1 de 1998.-

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

La doctora Mariani de Vidal dijo: I. El 14 de diciembre de 1990, bajo la vigencia de la ley 111, la empresa National Research Council of Canada presentó la solicitud de patente de invención acta N° 318.627, referida a "un polisacárido grupo B modificado de 'neisseria meningitidis' con grupos N - acetilo residual de ácido sialico reemplazados por un grupo acilo C4-C8 y el conjugado que lo contiene"

El 30 de setiembre de 1993 le fue expedido el correspondiente título (N° 243.934), haciéndose constar -de conformidad con lo dispuesto en el art. 5° de la ley 111, entonces en vigor- que "el término por el que se acuerda la patente expirará el 30 de setiembre del año 2008".

El 5 de enero de 1995 se publicó en el Boletín Oficial la ley 24.425, por la cual la República Argentina aprobó, entre otros, el "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio" -o "Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights"- (conocido como "Acuerdo TRIPs" o "TRIPs / GATT" -en español el acrónimo es "ADPIC"-, porque resultó de la Ronda de Uruguay del GATT -General Agreement on Trade an Taxes-, siendo adoptado finalmente en Marrakesh (Reino de Marruecos), el 15 de abril de 1994, como uno de los Anexos al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio –OMC-). Con arreglo al art. 33 del ADPIC "La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud".

El 30 de marzo de 1995 fue sancionada la "Ley de Patentes de invención y Modelos de Utilidad" -24.481- (se publicó en el Boletín Oficial del 20/9/95. El proyecto de ley registrado bajo el n° 24.481 fue remitido por el Congreso al Poder Ejecutivo Nacional con fecha 23/5/95 -conf. nota de elevación de la Presidencia de la H. Cámara de Diputados de la Nación, en Anales de Legislación Argentina, Boletín 28/95, p. 1- y, no habiendo sido observado por aquél quedó tácitamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el art. 80, de la Constitución Nacional, después de transcurrido el plazo allí establecido, a cuyo vencimiento debe entendérselo automáticamente promulgado, sin ser necesaria una promulgación expresa -conf. Ekmekdjian, M.A., "Manual de la Constitución Nacional", ed. 1991, p. 388; Bidart Campos, G., "Tratado elemental de derecho constitucional", ed. 1995, t. 2, p. 317/318-. A lo cual cabe añadir que si la ley fue publicada en el Boletín Oficial es porque el Poder Ejecutivo Nacional la mandó publicar -art. 99 inc. 3°, Constitución Nacional-, comportamiento que carecería de sentido de considerarse que no existió promulgación -aquí tácita- de la ley 24.481) -luego modificada por la ley 24.572 (B.O. del 23/10/95)- cuyo art. 35 (numeración según texto ordenado por el dec. 290/96, Anexo 1) dispone que "La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud".

Sobre la base de estas normas National Research Council of Canada requirió del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial le fuera extendida la vigencia de la patente N° 243.934, para pasar de los originarios quince años a contar de su expedición, a los veinte años contados desde su solicitud.

El INPI denegó esa petición el 25 de julio de 1996, "en virtud de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de la ley 24.481 (dec. 290/96 -Anexo II)". Esa norma prescribe que "El plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley 24.481 se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley".

National Research promovió entonces este juicio, para obtener una sentencia revocatoria de la mencionada resolución administrativa.

El pronunciamiento de fs. 254/256 rechazó la demanda e impuso las costas a la actora.

Apeló ésta y expresó agravios a fs. 265/278, los que el INPI contestó a fs. 280/285. Median también recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la sala en conjunto al final del acuerdo.

II. La ley 24.481 -que reemplazó al régimen de patentes instituido en la ley 111, a la que derogó, a partir del 29/9/95 (confr. esta sala, causa 1130/97 del 13/9/98; confr. respecto de la fecha en que comenzó a regir la ley: sala 1, causa 3375/97 del 30/4/98; sala III, causa "Unilever NV c. INPI" del 24/3/98)- contiene dos normas relativas al plazo de validez de esos títulos.

Una es el art. 35, que antes transcribí; otra, el art. 97.

El asunto "sub lite" gira en la órbita del art. 97, porque aquí se trata de una patente concedida durante la vigencia del sistema anterior (art. 5°, ley 111).

Para esas hipótesis el art. 97, de la ley 24.481, preceptúa que "Las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento", con lo que se separa la situación de las patentes concedidas antes y la de las que aun no se hallaban concedidas a la fecha de su entrada en vigor.

Respecto de las primeras es mi opinión que se respeta la validez de ellas por el término originario (el de la ley 111), al establecerse que "conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento", con lo que la validez de esas patentes no podrá ser revisada, aunque quedará limitada la protección a aquel lapso.

Ello así pues la conjunción adversativa "pero" -que precede al período "quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento"- descarta la posibilidad de interpretar el dispositivo en el sentido de que las nuevas disposiciones se aplican inclusive en lo referente al plazo de vigencia de la patente, pues de lo contrario hubiera bastado con que la disposición expresara que esas patentes "conservan su vigencia, y quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento", sin hacer referencia a "su vigencia concedida hasta su vencimiento".

Y es que, toda vez que se hace específica mención de la "vigencia concedida", el plazo no puede ser otro que el originario, en tanto la ley distingue entre la vigencia de la patente (la "concedida hasta su vencimiento") y las normas que regularán esas patentes (las nuevas), excepto en lo relativo al término de vigencia, ya que ese tema el precepto lo contempló en el período anterior.

Al respecto no es adecuado formular argumento alguno que se sustente en el art. 3 del Cód. Civil, porque éste se halla enderezado a solucionar los conflictos de leyes en el tiempo, cuando la propia ley no resuelve la cuestión de derecho transitorio, lo que no sucede en la materia, porque tal norma existe y es el art. 97 de la ley 24.481. (Así, por ejemplo, cuando la ley 17.711 amplió los efectos del registro de la hipoteca a veinte años -en lugar de los diez previstos en el Código de Vélez Sarsfield-, al haberlo hecho sin distinciones entre hipotecas anteriores y posteriores -"Los efectos del registro de la hipoteca se conservan por el término de veinte años, si antes no se renovare"-, tal circunstancia permitió que por el juego del art. 3°, 1° párr., de ese cuerpo legal, se arribara a la conclusión de que el plazo de caducidad de los asientos registrales en los que se había tomado razón de una hipoteca con anterioridad al 1 de julio de 1968, quedaba ampliado hasta completar los veinte años fijados en los nuevos preceptos, en virtud del efecto inmediato que cabría conferir a éstos: confr. Moisset de Espanés, L., "Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3° (Código Civil)", Córdoba, 1976, p. 111. El supuesto que aquí se considera es, como se ve, diferente).

III. La actora invoca también, en sustento de su pedido, la norma del art. 33, del ADPIC.

Respecto de este Acuerdo ha decidido la sala que la República Argentina tiene derecho a hacer uso del período de transición que consagra su art. 65. 2 (el cual culminaría el 1 de enero del año 2000) y que, a ese efecto, su voluntad puede manifestarse en forma expresa o tácita (conf. causa 4232/97 -"S. C. Johnson & Son Inc. c. Clorox Argentina S.A. s/medidas cautelares"-). En sentido análogo se ha expedido recientemente la sala III del tribunal (causa 21.932/96 -"Pirelli SPA c. INPI s/denegatoria de patente"-, del 11/8/98); siendo pertinente rescatar -para responder a argumentaciones de la apelante que se vinculan con la categorización de nuestro país al efecto- que Brasil y Chile han hecho uso de la facultad prevista en el art. 65.2 del ADPIC, según pudo comprobarlo la sala a través de los informes agregados a fs. 108 y 109, de la causa 4232/97, antes citada.

En la hipótesis resulta claro que -al menos respecto del plazo de validez de la patente- la Argentina ha expresado tácitamente su voluntad de acogerse al período de transición, porque el art. 97, de la ley 24.481, confina la protección concedida por algunas patentes (las otorgadas al amparo de la ley 111) a un término que puede resultar inferior al previsto como límite mínimo por el art. 33, del ADPIC. Y esta actitud no configura violación alguna del Acuerdo, sino simple ejercicio del derecho que él confiere a determinados países, por su art. 65.2. En el mismo sentido se ha pronunciado la sala III de esta Excelentísima Cámara (causa 21.932/96, del 11/8/98, ya citada).

Consecuentemente, nada cabe objetar a la reglamentación del art. 97 -Anexo II, dec. 260/96-, que fuera invocado por el INPI en la resolución cuya revocatoria se impetra.

IV. En tales condiciones, la pretensión de la actora no puede merecer acogida.

Sólo me importa señalar que, aunque es cierto que en la causa 22.512/96 -"Syntex USA c. INPI y otro s/denegatoria de patente"- del 6/2/97, la sala hizo lugar a una solicitud que la peticionaria había fundado en el art. 33, del ADPIC, es de advertir que el pronunciamiento fue dictado en el marco de una medida precautoria, en la que el tribunal se limitó a examinar la verosimilitud del derecho de la actora a la luz del complejo cuadro normativo que citó y dentro de los estrechos límites propios del procedimiento cautelar, mas destacando que no ingresaba a la decisión sustancial del caso y previniendo acerca del carácter provisional de su criterio.

V. Tiene decidido la sala que el pedido de revocación de la sentencia lleva implícita la solicitud de modificación del cargo de las costas para el supuesto de no ser admitido el planteamiento principal (conf. causas 195 del 18/11/80; 462 del 6/10/81; 2656 del 2/5/84; 6810 del 1/9/89; 7339 del 8/5/90, etcétera.

Creo que en el "sub lite" se justifica modificar el curso de las costas de primera instancia, atendiendo a la novedad y complejidad de la cuestión, las que pudieron hacer creer objetivamente a la actora que le asistía el derecho de litigar (art. 68, párr. 2°, Cód. Procesal).

VI. Por todo lo cual, propongo confirmar la sentencia apelada en lo principal que decidió y modificarla en lo relativo a las costas, las que correrán en el orden causado, temperamento que propicio adoptar también para las de alzada (art. 68, párr. 2°, Cód. Procesal). Es mi voto.

El doctor Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por la doctora Mariani de Vidal, adhiere a las conclusiones de su voto.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo principal que decide y se la modifica en lo relativo a las costas, las que correrán en el orden causado, inclusive en alzada (art. 68, segunda parte, Cód. Procesal). Déjase constancia de que la tercera vocalía de la sala se halla vacante.- M. Mariani de Vidal. E. Vocos Conesa.