Iskra Electro In Elektronska Industrija DD c. Paskvalic Daniel

CNCiv. y Com. Fed., sala I, 30/10/08, Iskra Electro In Elektronska Industrija DD c. Paskvalic Daniel s. cese de oposición al registro de marca.

Marcas. Nulidad. Sentencia extranjera. Reconocimiento incidental. Eficacia probatoria. Requisitos formales. Traducción completa.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 28/05/09.

En Buenos Aires, a los 30 días del mes de octubre de 2008, se reúnen los jueces de la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe. De acuerdo con el orden del sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo:

1. La sentencia de fs. 695/696 decretó la nulidad de la marca mixta con elemento denominativo “Iskra”, Acta n° 1.375.047, y sus renovaciones n° 1.931.637 y n° 2.556.386, de titularidad del señor Daniel Paskvalic, declaró infundada la oposición formulada en sede administrativa por el citado señor Paskvalic a la solicitud pedida por la actora Iskra Elektro in Elektronska Industrija D.D. por Acta n° 2.124.621 para distinguir ciertos productos de la clase 7 del nomenclador, y condenó a la parte demandada a abonar a su contraria las costas del litigio.

Este pronunciamiento fue apelado por don Daniel Paskvalic a fs. 701, cuyo recurso fue concedido a fs. 701vta.. También se han presentado apelaciones sobre la materia honorarios a fs. 699, 700, 701 y 703.

Los agravios de la parte demandada corren a fs. 713/724 y fueron contestados por la actora a fs. 726/730.

2. El señor Daniel Paskvalic solicita la revocación de la sentencia y el rechazo de la demanda. Sus argumentos pueden resumirse del siguiente modo: a) el a quo debió aceptar la defensa de falta de legitimación activa de Iskra Elektro in Elektronska Industrija d.d. puesto que se ha demostrado que no es continuadora de Iskra Commerce p.o., la empresa que suscribió con el demandado el contrato de representación del 25 de noviembre de 1983; b) la sentencia omite importante prueba producida, en especial, la declaración del Dr. Fink y las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Eslovenia el 23/3/95 y por el Tribunal Districtal de Ljubljana el 14/9/06, las cuales dan cuenta de que la marca “Iskra” en todas sus clases registrada en Eslovenia corresponde a la empresa Iskra Sozd en liquidación, que no tiene ninguna vinculación con la empresa actora, lo cual revela –en la posición del recurrente- que la demandante no tiene derechos legítimos sobre la marca que pretende registrar en la República Argentina; c) el tribunal debe ponderar que esos fallos afectan las afirmaciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de Eslovenia, cuyo informe corre a fs. 487/490, el cual debe ser apreciado a la luz de las sentencias judiciales invocadas por su parte; d) la acción de nulidad intentada por la actora está prescripta pues corresponde aplicar el art. 25 de la ley 22.362, dado que no está en juego una nulidad absoluta.

3. En cuanto a la primera cuestión atinente a la “falta de legitimación activa”, la parte demandada insiste en que la actora no es continuadora de la empresa Iskra Commerce p.o., y que, por tanto, no tiene derechos que reclamar basados en el contrato celebrado el 25/11/83.

Ciertamente, el tema de la legitimación activa es inescindible de la pretensión sustancial que se deduce y, en autos, la parte actora ha solicitado en primer lugar que se declare infundada la oposición deducida por el demandado contra el registro de la marca mixta pedida por Acta n° 2.124.621 en la clase 7 del nomenclador (fs. 20). Por ser titular de esa marca en el extranjero –en Eslovenia y en otros países- y tener interés legítimo en lograr su registro en la República Argentina, la empresa actora tiene evidente legitimación activa para peticionar en la justicia el levantamiento de la oposición que ha formulado la contraria y que la demandante considera infundada.

En cuanto a la segunda pretensión, que se refiere a la nulidad de la marca oponente por razones de orden público, con sustento en la mala fe y en conductas reprochadas por el art. 953 del Código Civil, se trata de una acción que excede la ley de marcas y también considero que existe legitimación en quien impugna la marca oponente –que se ha constituido en un obstáculo para su propia solicitud de registro- por razones de “copia servil” respecto de marcas registradas por terceros en el extranjero. En suma: la empresa Iskra Electro in Elektronska Industrija d.d. tiene legitimación activa pues reviste la condición jurídica necesaria respecto de los derechos que ha reclamado en este litigio.

Si bien es cierto que la ponderación de la totalidad de la prueba producida en el expediente no me permite formar convicción en cuanto a si la empresa actora es “continuadora” de la empresa Iskra Commerce International Division Export o Iskra Commerce (confr. vs. 473), esa circunstancia no tiene la trascendencia que pretende el apelante. En efecto, sólo debilita el argumento relativo al abuso del representante de los poderes dados por el mandante, pero sin menoscabar la legitimación activa de la empresa demandante para reclamar en la justicia las pretensiones deducidas.

4. En cuanto a los agravios relativos a la omisión de ponderar las sentencias dictadas por tribunales extranjeros, que el recurrente invoca en el contexto de probar que la empresa Iskra Elektro in Elektronska Industrija d.d. no es titular de la marca “Iskra” en Eslovenia (ver fs. 722vta.), me parece oportuno no perder el enfoque y el alcance de esta litis, donde el demandado no formuló reconvención por nulidad de solicitud pedida por Acta n° 2.124.621. En virtud del principio de congruencia, la resolución de las cuestiones litigiosas deben ajustarse a los planteos deducidos, que son: a) el derecho de la actora a obtener el registro de la marca mixta “Iskra” (logo y denominación, según el croquis de fs. 442) frente a la irrazonabilidad de la oposición, y b) la nulidad de la marca oponente por ser copia servil de otra marca ajena. Subsidiariamente, la actora fundó el levantamiento de la oposición en el principio de la especialidad.

Sin perder de vista lo expuesto, diré que de la muy interesante prueba producida (testimonial, informativa, documental) surge claramente el interés de la parte actora en registrar el signo que aparece en la solicitud de fs. 442 en la República Argentina (publicada el 12/8/98), toda vez que idéntico signo marcario había sido registrado por la firma Iskra Holding d.d. de Ljubljana –de quien la actora es continuadora- en Eslovenia y en diversos registros, como el de los Estados Unidos de Norteamérica y en el registro internacional de marcas (publicación en WIPO Gazetti of International Marks n° 22/98). En la República Argentina, la solicitud fue presentada el 8/1/98, para la clase n° 7, limitada a los siguientes productos: “solamente motores eléctricos (excepto para vehículos terrestres), herramientas eléctricas de mano, accesorios eléctricos para vehículos incluidos en la clase, especialmente alternadores, arranques para motores, mecanismos de ignición para motores de explosión, bujías de encendido para motores de explosión, bujías de calentamiento para motores diesel” (fs. 452).

Tras la publicación, la solicitud recibió la oposición del señor Daniel Paskvalic, sustentada en diversos signos, de los que sólo subsiste a la fecha el registro concedido el 7 de agosto de 1984 bajo el n° 1.086.991, que tuvo sucesivas renovaciones –ver el logo a fs. 411 y fs. 415-, siendo la última por Acta n° 2.556.386 (fs.420) donde se manifestó: “declaramos bajo juramento que la presente marca fue utilizada dentro de los cinco años previos a su vencimiento para distinguir, entre otros, terminales de telefonía fija”. Sólo subsiste el interés en la impugnación por nulidad de este registro –anterior al Acta n° 2.124.621 para la clase 7- habida cuenta que la oposición deducida por Power Tools S.A.C.I.F. fue desistida (fs. 9) y que la marca n° 1.501.176 (solicitud por Acta n° 1.867.307 del 5/1/93) para distinguir productos de toda la clase 12, no fue renovada a su vencimiento.

Ahora bien: el señor Daniel Paskvalic fundamenta su defensa frente a la impugnación por nulidad en: a) las declaraciones del testigo, Dr. Andrés Fink; b) las sentencias del Tribunal Superior de Eslovenia, dictada el 23/3/95 y del Tribunal Districtal de Ljubljana dictada en septiembre de 2006; y c) el convenio de representación firmado entre Iskra Commerce International Division Export Ljubljana y don Daniel Paskvalic el 25/11/83. Este instrumento fue acompañado como Anexo “B” por la parte actora y el demandado lo ha reconocido en su contestación de la demanda, al señalar que ese contrato lo autorizaba a utilizar la marca “Iskra” y que, en uso de esas facultades, fabricó y comercializó teléfonos con la citada marca (fs. 286).

5. Diré en primer lugar que las sentencias dictadas por tribunales extranjeros (la sentencia del Tribunal Supremo de Ljubljana del 23/3/95, fs. 615/618 y otras, como el fallo del Tribunal Districtal de Ljubljana de fs. 658 y ss., de los que se acompañaron traducciones parciales), no presentan los mínimos requisitos formales –traducción de texto completo- como para interpretar que se pretende una suerte de reconocimiento incidental en este expediente. Tampoco se han presentado pruebas que demuestren que esas sentencias han sido sometidas al procedimiento típico de reconocimiento y ejecución de decisiones de autoridades extranjeras en jurisdicción argentina. Ello significa que no se ha seguido el procedimiento de verificación de condiciones de regularidad previsto por el ordenamiento jurídico argentino –regulado, en ausencia de tratado, por los artículos 517 y 519 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-, lo cual conlleva a que no pueda hablarse de efecto imperativo de cosa juzgada material de las sentencias extranjeras (confr. esta sala, causa n° 10.378/00 del 4/10/2007; en doctrina, entre muchos: Goldschmidt Werner, Sistema y Filosofía del Derecho Internacional Privado, tomo III, 1954, pág. 178; Fernández Arroyo Diego –Coordinador-, Derecho Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR, ed. Zavalía, 2003, pág. 416/419).

Ahora bien: existen efectos independientemente de la verificación de condiciones de regularidad, que hacen a la eficacia material de la decisión extranjera, como acto que constata ciertos derechos y que puede tener fuerza probatoria (confr. Audit Bernard, Droit International Privé, 3° edición, Economica, París, 2000, pág. 391). En el sub-lite no es correcto hablar de la fuerza probatoria como instrumento público emanado de autoridad extranjera pues se han presentado piezas parciales con traducción también parcial (ver, por ejemplo, la pieza de fs. 732, cuya traducción corre a fs. 733). En tales condiciones, sólo puedo ponderar estos elementos como realidades sucedidas en una jurisdicción extranjera –el llamado efecto de constatación fáctica-, situación que, en atención a la naturaleza eminentemente territorial de la protección de la propiedad industrial, tiene muy escasa relevancia en la decisión de esta controversia.

Con las limitaciones expuestas, creo que la ponderación global de la totalidad de las constancias de la causa me permite inferir: a) que la voz croata “Iskra” es de uso común en las lenguas eslavas, que significa “chispa” y aparece en innumerables marcas registradas en los países del este europeo; b) que la original propietaria de la marca mixta “Iskra” (denominativa y con logo) fue probablemente la empresa Iskra Industrija Z.A. que la transfirió a Iskra Sozd (registro n° R.280095), que fue una organización empresaria –“Organización Compuesta de Trabajo Asociado” (fs. 473)- desaparecida como tal en el proceso de transformación de la ex Yugoslavia, como también desapareció Iskra Commerce International Division Export, que habría correspondido a una “Organización Básica de Trabajo Asociado”. En lo que puede guardar alguna relación con este litigio, el caso es que el desmembramiento y transformación de los grupos “Sozd” y “Tozd” habrían dado lugar a numerosas empresas que incluyen en sus nombres comerciales el vocablo “Iskra”, algunas vinculadas y otras autónomas, las cuales mantienen litigios en curso en Eslovenia en torno a los derechos de propiedad industrial derivados del uso marcario del signo “Iskra”, solo o en diversas combinaciones; y c) que ninguna de las pruebas producidas han desvirtuado el informe de la Oficina de Marcas de la República de Eslovenia, respecto de la titularidad del registro n° 200171723 por parte de Iskra Elektro in Elektronska Industrija d.d. (fs. 629). Esta última afirmación ha quedado corroborada a fs. 742, pero resultaba de las restantes constancias de la causa.

Las circunstancias que se han reseñado no son, sin embargo, determinantes para la solución del sub-lite.

En efecto, por una parte, la voz “Iskra” es, bajo la legislación argentina, un signo de fantasía, conceptualmente neutro y sujeto a las exigencias regulares en materia de registrabilidad. Por otra parte, la protección de los derechos marcarios es, en principio, territorial y ello significa que los debates sobre la titularidad de las marcas en un Estado extranjero no tienen efectos en forma automática sobre los registros o solicitudes obtenidos o pretendidos en la República Argentina. Excepción a lo anterior es el supuesto de copias serviles u otros actos abusivos y de mala fe, que son sancionados por ley marcaria o por el conjunto del ordenamiento jurídico argentino. Y esto no es lo que se discute en el sub-lite con relación a la solicitud presentada por la actora por Acta n° 2.124.621, pues la parte demandada no dedujo reconvención por nulidad. Sin perjuicio de ello, las constancias de la causa apreciadas según las reglas de la sana crítica, me convencen de la buena fe de la parte actora, tanto al tiempo de la presentación de la solicitud (1998) como en el curso del procedimiento.

6. Sobre la base de las constancias reseñadas, el señor Daniel Paskvalic intenta demostrar que él ha recibido legítimamente el derecho a usar y registrar la marca (tal como aparece a fs. 411, para la clase 9) de alguna de las empresas surgidas del desmembramiento de los grupos “Iskra Tozd” o “Iskra Sozd”. Sin embargo, estos extremos no han sido demostrados.

La cláusula 4° del contrato del 25/11/83 no permite arribar a una diferente conclusión. Por lo demás, el demandado no sostuvo en ningún momento que su registro del año 1984 respondiera a su creación original. Más aún: si bien es cierto que no está probado que la empresa actora fuese continuadora de Iskra Commerce –empresa que celebró el contrato de representación de 1983- esta circunstancia no mejora la posición del demandado. En efecto, al tiempo de la renovación del primer registro por Acta n° 1.931.687, que lleva fecha 5 de agosto de 1994, el señor Daniel Paskvalic (fs. 414) no podía desconocer que estaba usurpando la marca de titularidad de un tercero –la empresa Iskra Commerce- que a esa fecha le había cancelado el invocado convenio de representación (ver documento del 2/3/88 firmado por el Director General de Iskra Commerce International Division Export, Ljubljana, que se encuentra legalizado con “apostille”, Convención de La Haya del 5/10/1961 y fue adjuntado como Anexo “B” por la parte actora).

Ello significa que la prueba resulta desfavorable para don Daniel Paskvalic pues –con toda claridad en 1994- no podía apropiarse de una marca ajena, que era copia servil de otra registrada y usada en el exterior. Sin duda, ésta es la conducta violatoria de las finalidades de la ley marcaria que reprocha el artículo 953 del Código Civil y que merece la sanción de nulidad absoluta. Por tratarse de un vicio originado en acto de mala fe, la acción respectiva es imprescriptible, tal como ha sido decidido en la anterior instancia (confr. artículo 6 bis, inciso 3, Convenio de París; Corte Suprema de Justicia, doctrina de Fallos 179:173; esta Cámara, sala III, causa 7698/92 del 16/11/2004 entre otros).

Estas consideraciones conducen a confirmar la nulidad absoluta de la marca oponente (renovación por Acta n° 1.931.687 y última renovación por Acta n° 2.556.386) y a reconocer los derechos de la actora al registro peticionado por solicitud Acta n° 2.124.621 (fs. 448).

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo desestimar el recurso de la parte demandada y confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios. Con costas al recurrente conforme al principio objetivo de derrota (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Los doctores Francisco de las Carreras y Martín Diego Farrell adhieren al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal resuelve: rechazar el recurso de la parte demandada y confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios. Con costas al recurrente, conforme al principio objetivo de derrota (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Regístrese, notifíquese y devuélvase.- F. de las Carreras. M. D. Farrell. M. S. Najurieta.