Fratelli Branca c. Porta Hnos.

CNCiv. y Com. Fed., sala III, 11/10/02, Fratelli Branca Destilerías S.A. c. Porta Hnos. S.A.

Propiedad intelectual. Marca registrada. Medidas cautelares. Medida innovativa. Prohibición de usar elementos distintivos. Acuerdo ADPIC: 50. Verosimilitud del derecho. Supremacía de los tratados.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 19/10/09.

2º instancia.- Buenos Aires, octubre 11 de 2002.-

Considerando: 1. La resolución recurrida hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora en los términos del art. 50 del TRIPS, disponiendo que Porta Hnos. SA procediera a cesar de inmediato en el uso de los elementos distintivos incluidos en el envase de su Fernet Porta (Premium) descriptos en los puntos 1.1 y 1.2 de fs. 36, como así también en la venta y/o comercialización del Fernet Porta con el envase incluyendo los elementos mencionados y en toda publicidad o promoción en las que ellos se utilicen, previa caución real que se fijó en la suma de $ 10.000.

Para así decidir, el a quo tuvo por acreditada la verosimilitud del derecho de la accionante a partir de los títulos de marcas adjuntos y, en particular, en virtud del idéntico color de fondo, la tipografía utilizada, el trazo negro alrededor de la etiqueta con borde externo blanco y el troquelado en los cuatro ángulos de la etiqueta.

2. Contra esa decisión se agravia la demandada por considerar que es nula en cuanto no identifica cuáles son los elementos en supuesta infracción.

Asimismo, agrega que la resolución dictada omite indicar cuál es el derecho intelectual que se pretende violado y que se tutela con la medida decretada, la cual ocasiona perjuicios económicos por el desapoderamiento de los bienes que produce, vende y comercializa con los elementos que los distinguen.

En ese orden de ideas, aduce que la decisión carece de precisión y de exactitud en cuanto a sus alcances, y de claridad, por lo que provoca confusiones e incertidumbres, vicios que –en su entendimiento- ameritan la declaración de nulidad solicitada.

Por otro lado, cuestiona que se encuentre acreditada la verosimilitud del derecho invocada por la actora, puesto que, según sostiene, los elementos en los que se sustenta la medida cautelar son de amplia utilización por la gran mayoría de los fernets que se comercializan en el país y, en particular, por Porta Hnos. SA desde hace más de 60 años, lo cual demuestra la generalización de su uso y la falta de originalidad y distinción.

En ese sentido, compara los elementos indicados por la actora (color de fondo de la etiqueta, trazo negro con borde externo blanco a su alrededor, troquelado en sus cuatro ángulos y tipografía), con los utilizados por otras marcas, y concluye que son de uso común.

Sobre esa base, desconoce la existencia de peligro en la demora en virtud de la imposibilidad de confusión en el público consumidor en cuanto al origen de los productos.

También sostiene que la resolución apelada tiene el alcance de una sentencia definitiva pues ha anticipado el objeto de la pretensión de la actora, y que la medida cautelar se ejecutó contrariando la normativa de emergencia crediticia y productiva vigente a partir de la sanción de la ley 25.563 (art. 16, inc. b, texto según ley 25.589).

Finalmente, se agravia del monto fijado como contracautela por considerarlo insuficiente en virtud de los costos y pérdidas derivados de la cautelar decretada.

3. En cuanto al primero de los agravios propuestos por la recurrente, cabe destacar que no se advierte la falta de precisión y claridad que invoca, toda vez que la actora se ocupó de individualizar con exactitud en su escrito de demanda (Cap. V, apartados a, b, c y d, a fs. 31 vta./32) los elementos utilizados en la etiqueta y en el extremo superior de la botella (collarín) de Fernet Porta (Premium) que consideraba característicos de su marca, los que también se indicaron en el capítulo donde se solicitó la medida cautelar (Cap. VIII, aps. 1.1. y 1.2., a fs. 36), al que expresamente se remite la decisión apelada en su parte dispositiva. Además, el planteo prescinde de la concreta mención que en la resolución de la mayoría de los elementos cuestionados (cfr. último párrafo de fs. 41).

Ello así, desde que la remisión que el a quo hizo a un escrito del expediente permite a la demandada –con su sola lectura- conocer el exacto alcance de la medida cautelar decretada, la resolución contiene, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, una decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas por el accionante (art. 161, inc. 2, Cód. Procesal).

Sin perjuicio de ello, no es atendible el planteo que la recurrente formula en este aspecto, habida cuenta de que luego de cuestionar la decisión por la carencia de precisión en cuanto a sus alcances, compara la mayor parte de los referidos elementos con los utilizados por otras marcas (Cap. III, pto. A, aps. a, b, c y d), lo cual torna carente de seriedad a su queja.

4. Tampoco se advierte omisión alguna en la resolución en punto al derecho intelectual que se tutela con la medida decretada, ya que surge con total claridad (último párrafo, primera parte, de fs. 41) que la verosimilitud del derecho de la peticionaria se tuvo por acreditada con los títulos de marca adjuntados a la causa como prueba documental en el anexo 6.

Nuevamente hay que señalar que la demandada podía verificar ese extremo con la simple lectura de las constancias obrantes en la causa, circunstancia que torna insostenible su queja.

5. La recurrente se agravia también por cuanto considera que los elementos incorporados al envase de Fernet Porta (Premium) que la actora cuestiona, son de uso generalizado y carentes de originalidad y distinción.

Más allá de que la demandada no acredita siquiera en mínima medida que los referidos elementos son utilizados por otras marcas de fernet, tal argumento no es suficiente para descartar, en este estado liminar del juicio, eventuales confusiones a partir de la combinación y disposición de tales elementos (cfr. esta Cámara, sala II, doctr. causas 4232/97 del 30-4-98 y 7277/98 del 11-2-99; esta sala, doctr. causa 10.706/01 del 4-4-2002).

Es decir, no alcanza con invocar que alguno o algunos de estos elementos estén presentes en las etiquetas de los fernets de otras marcas, pues lo que adquiere relevancia, a los fines de la protección cautelar en este supuesto, es la utilización de todos ellos en conjunto, combinados de similar modo, de forma tal que, apreciado con carácter provisional, justifica la tutela solicitada (cfr. envases acompañados como prueba, anexos 2 y 4, reservados en secretaría, que en este acto se tienen a la vista).

Basta recordar, para ello, que para la procedencia de la cautelar pretendida –aún cuando tiene carácter innovativo-, no es condición que el derecho invocado configure una realidad incontestable, bastando que presente suficiente verosimilitud, acorde con la naturaleza de la medida.

6. Esta condición resulta igualmente aplicable al argumento basado en que los elementos en cuestión son utilizados por Fernet Porta desde hace más de 60 años.

En efecto, si bien es cierto que algunos de los elementos incorporados a la etiqueta de Fernet Porta (Premium) ya se encontraban presentes en anteriores etiquetas de esta marca de fernet (cfr. fs. 96vta./105), es su disposición y combinación en conjunto –como ya se dijo- lo que confiere verosimilitud al derecho que invoca la peticionaria de la medida (Es ilustrativo observar las diferencias que se advierten entre la etiqueta del envase de Fernet Porta Premium –anexo 2- y las del Fernet Porta agregadas a fs. 103/105).

7. Los fundamentos hasta aquí expuestos son suficientes para desestimar el agravio relacionado con la falta de peligro en la demora que recurrente fundó únicamente en la imposibilidad de confusión del público consumidor en cuanto al origen de los productos.

8. Resultan igualmente inadmisibles los planteos que la recurrente formula relativamente al alcance de sentencia definitiva que le atribuye a la resolución apelada por haber anticipado el objeto de la pretensión de la actora, y a la invocada suspensión de las medidas cautelares vigente a partir de la sanción de la ley 25.563 (art. 16, inc. b, texto según ley 25.589).

Respecto del primer punto, es conveniente recordar que el art. 50 del TRIPS (aprobado por la ley 24.425, publ. en B.O. de 5-1-95) tiene como finalidad la de otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual –en la que se incluye a las marcas de fábrica o comercio, según el art. 1, inc. 2-, reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (inc. 2); (cfr. esta Cámara, sala I, causas 1440/97 del 29-5-97, 2049/98 del 28-5-98, 4176/99 del 10-8-99 y 2945/01 del 10-5-2001).

En virtud de las medidas previstas en esta norma, se ha reconocido que resulta procedente el cese en la utilización –con carácter cautelar- de una marca (cfr. esta Cámara, sala I, causas 2049/98, 4176/99 y 2945/01, citadas).

En lo concerniente al segundo planteo, se debe señalar que la demandada a fs. 114 solicitó al juez que se suspendiera la aplicación de la medida cautelar decretada en virtud de lo dispuesto por el art. 16 de la ley 25.563 (modificada por la ley 25.589), y que habiéndose denegado su petición (fs. 115), si bien apeló (fs. 116), desistió luego del recurso por haber fenecido la suspensión prevista (fs. 127), por lo cual, más allá de la actualidad del agravio, esa decisión quedó firme.

Por ello, ponderando la jerarquía reconocida por la Constitución Nacional a los tratados (art. 75, inc. 22), no se advierte, en las concretas circunstancias fácticas del caso, razones para prescindir de la aplicación de la norma prevista en el art. 50 del TRIPS.

9. El agravio relacionado con la insuficiencia del monto fijado en concepto de contracautela no puede prosperar.

La recurrente solicita que se eleve el monto de modo de posibilitar el resarcimiento de los daños que la medida le ocasione, mas no señala, siquiera en forma estimativa, su entidad. Es decir, no brinda precisión alguna respecto del impacto de la medida cautelar decretada en su giro comercial (ya sea por los gastos derivados del reemplazo de las etiquetas del Fernet Porta Premium o por la pérdida de ventas que eventualmente pudiera ocasionar esa modificación), como para que este Tribunal pueda pronunciarse sobre la invocada insuficiencia del monto fijado, el cual –en las circunstancias apuntadas-, no aparece como irrazonable (cfr. esta sala, causa 10.706/01, cit.).

Por los fundamentos expuestos, se resuelve: confirmar la resolución apelada en cuanto fue motivo de agravios, con costas (art. 69, Cód. Procesal).- M. D. Farell. G. A. Antelo. E. Vocos Conesa.