Nina Ricci Sarl c. Creaciones Sylvie

CNCiv. y Com. Fed., sala III, 18/10/07, Nina Ricci Sarl c. Creaciones Sylvie S.A. s. cese de uso de marcas y daños y perjuicios.

Medidas cautelares. Medida innovativa. Propiedad intelectual. Marca registrada. Acuerdo ADPIC: 50. Verosimilitud del derecho. Inexistencia. Rechazo.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 01/10/09 y en Diario Judicial 21/12/07.

2º instancia.- Buenos Aires, 18 de octubre de 2007.-

Y vistos: el recurso de apelación interpuesto en subsidio y fundado a fs. 1.100/1.132 cuyo traslado fue contestado a fs. 1.142/1.147 vta., contra la resolución de fs. 827/827 vta..

Considerando: I. Mediante la resolución apelada el señor juez de primera instancia admitió la medida cautelar pedida por la actora -“Nina Ricci SRAL”, con domicilio en 39 Avenue Montaigne 75008, París, Francia- y, por ende, ordenó que la demandada -“Creaciones Sylvie S.A.”, con domicilio en Avenida Alvear 1539 de esta Ciudad- cesara inmediatamente en el uso “con cualquier fin y/o medio” de la marca “Nina Ricci”, como así también en la comercialización de cualquier producto identificado con dicho signo (fs. 827 vta., sexto párrafo).

El magistrado sustentó su decisión en el artículo 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –cuyo acrónimo en español es “ADPIC” y en inglés “TRIPs” (“Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”)- aprobado como Anexo 1.C. por la ley 24.425; también citó, genéricamente, la ley 22.362. En consecuencia, fijó la suma de $ 50.000 en concepto de caución real por los perjuicios que la medida pudiera causar, la cual fue cumplida por la peticionaria a fs. 832/833.

Tal decisión motivó los recursos de reposición y de apelación en subsidio del apoderado de Creaciones Sylvie S.A. (fs. 1.110/1.131 vta. ya cit.). Contestado el traslado pertinente, el a quo desestimó el primero de los recursos basándose, escuetamente, en que ninguno de los argumentos expuestos por el impugnante eran aptos para revocar el dictado de la cautelar. A renglón seguido concedió la apelación articulada (fs. 1.148).

II. La impugnante afirma la existencia de un contrato de licencia con Nina Ricci SRAL que dataría de 1970, en virtud del cual estaría autorizada a fabricar y vender prendas de alta costura con la marca homónima. Sostiene que a partir de enero de 1998 el grupo español Puig adquirió la empresa licenciante lo que impidió que la relación contractual se mantuviera, inclusive, a pesar de la crisis económica, bancaria y financiera ocurrida en la Argentina a fines de 2001. Observa que a partir de ese momento empezaron a existir problemas de comunicación que no impidieron, empero, que la relación contractual se mantuviera. Alega que ha mantenido su actividad comercial a fin de preservar el prestigio de la marca aún después de cobrar las últimas regalías en 1.999 (fs. 1.122/1.126 vta.). Plantea, tanto la falta de verosimilitud en el derecho como de peligro en la demora; también la prescripción de la acción por el cese del uso del signo y, finalmente, cuestiona el monto de la contracautela por considerarlo exiguo frente a los 37 años de vigencia de la relación contractual (fs. 1.126/1.126 vta. y fs. 1.128 vta., punto 3.4.). Acompaña documental en dieciséis anexos entre los cuales se encuentran contratos, intercambio epistolar con la presunta licenciante, faxes, emails, constancias escritas de distintos lanzamientos de colecciones “Nina Ricci” que la recurrente se atribuye, entre otras cosas (ver fs. 880/1.109, ref. a fs. 1.130, punto 5 A. y originales reservados a fs. 1.133 vta.; ver asimismo, fs. 1.151).

III. Liminarmente cabe recordar que el artículo 50 del ADPIC prevé las medidas a adoptar por parte de las autoridades judiciales de los países adherentes con los siguientes propósitos: 1. a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas; 1. b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción; y 2) imponer medidas provisionales -“sin haber oído a la otra parte”- cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

En cuanto a la segunda de las normas tenidas en cuenta por el señor juez para fundar el fallo, es decir, la ley 23.362, tanto el artículo 4º como el 31 incisos b) y d) –ambos invocados por la demandante para obtener la cautelar (ver fs. 824, punto VIII)- prevén, por un lado, el derecho del titular de oponerse al uso que un tercero haga de su marca (art. 4º) y, por el otro, las sanciones en caso de uso de marcas falsificadas, fraudulentamente emitidas, o pertenecientes a un tercero sin autorización de éste (art. 31, inciso b) y de puesta en venta, venta o comercialización de productos o servicios cuyas marcas hayan sido falsificadas en los términos de las hipótesis ya descriptas (art. 31, inciso d).

Corresponde, entonces, discernir si la mera alusión del a quo a las disposiciones legales citadas basta por sí sola para conceder la cautelar en cuestión, a la luz de las constancias obrantes en autos y de los agravios de la recurrente.

IV. Dada la diversidad de países comprendidos en el ADPIC y, por consiguiente, la de ordenamientos jurídicos nacionales dentro de los cuales aquél debe aplicarse, el artículo 50 en cuestión puede encauzarse de varias maneras. Pero sea que se lo haga mediante una “interlocutory injunction”, en el ámbito del “common law” (ver, Dobbs, Dan B. “Law of Remedies”; West Publishing Co., Minn., 1993, págs. 166 y ss.; en materia marcaria ver la cita en pág. 612 y ss.; en materia marcaria ver la cita en pág. 612 del “Unabridged Practitioner Treatise edition”), o bien a través de una precautoria en la órbita del derecho continental, lo cierto es que las medidas previstas en esa norma no se conceden en forma automática, es decir, sin que se den los presupuestos exigidos por la ley con arreglo a los extremos comprobados de la causa (art. 195 del Código Procesal y art. 35 de la ley 22.362; conf. esta sala, causa Nº 5.004/03 del 21-8-03; en igual sentido, sala I, causas Nros. 4.044 y 3.146 del 22-4-86 y del 14-2-95).

Ahora bien, en este tipo de procesos es erróneo tener por acreditada, sin más, la verosimilitud en el derecho únicamente con la titularidad del signo marcario en disputa sin atender al contenido del reclamo del actor ni a las circunstancias del expediente. Ocurre que el registro denota una situación jurídica estática que puede o no –según los casos- estar sujeta a juzgamiento definitivo. Y si lo está, el cese del uso anticipado y la condena con igual propósito solicitados ambos por el actor se asimilan, lo que va en detrimento del primero.

Esta prevención se corresponde con el criterio jurisprudencial –afincado en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación- que veda la admisión de pretensiones cautelares que, en rigor de verdad, se confunden con la principal deducida en el pleito. En tal sentido el Alto Tribunal ha calificado de arbitrario el fallo que había otorgado una medida precautoria con “los mismos efectos que si se hubiese hecho lugar a una demanda y ejecutado la sentencia” antes de que aquélla hubiera tenido el trámite de ley (doctrina de Fallos: 324:4520 y 325:2672, considerando 4º, pág. 2677, concorde con la de Fallos: 316:1833 y 320:1633). Y precisamente ello es lo que ocurre en el sub lite, en el cual se ha reclamado como pretensión principal que se condene a la demandada a cesar inmediatamente en el uso como marca, enseña y designación comercial de “Nina Ricci” con más los daños y perjuicios correspondientes (fs. 809, punto II, primer párrafo).

V. Sentado lo anterior, los registros marcarios aportados por Nina Ricci SRLA (ver escrito inicial, fs. 818 vta. y contestación del traslado, a fs. 1.143, punto III “I”, fs. 1.143 vta., anexos y documental correlativa) no son suficientes, en el contexto indicado, para acreditar la verosimilitud del derecho.

Ello se comprende con facilidad si se recuerda que el elemento esencial del contrato de licencia consiste en la obligación del licenciante de no ejercer acciones contra el licenciatario (conf. Bertone, Luis - Cabanellas de las Cuevas, Guillermo “Derecho de marcas” Heliasta 2003, tomo 2, pág. 483, primer párrafo); y que la existencia y vigencia de un acuerdo tal es uno de los puntos en discusión (ver Anexo VI de la documental de la propia actora, fs. 604/610) que habrá de resolverse una vez agotadas las etapas procesales oportunas tendientes al esclarecimiento de la verdad.

No obsta a la conclusión expuesta la negativa general de la actora respecto de la versión de los hechos y de la documental acompañada por su contraria efectuados al contestar los recursos (ver fs. 1.142 vta., punto II y ss.). Es que, de lo que aquí se trata no es de resolver la controversia, sino de expedirse sobre existencia del fumus bonis juris ponderando con “especial prudencia” (Fallos: 325:2672 cit.) los elementos obrantes en autos, ya que la medida altera el estado de hecho existente al momento de su dictado configurando un anticipo de jurisdicción favorable (Fallos: 319:1069 y esta sala causas Nros. 6272/00 del 27-9-00; 7427/00 del 10-2-03 y 5888/07 del 4-9-07 entre otras; en igual sentido, sala I, causas Nros. 7438/00 del 12-12-00 y 3305/01 del 14-6-01; sala de feria, causa Nº 8445 del 31-7-03). Y por cierto que dichos elementos no autorizan a encuadrar a la firma demandada –en esta etapa del proceso y dentro del limitado ámbito que impone este incidente- como autor de alguno de los hechos punibles mencionados en el artículo 31 de la Ley de Marcas, ello sin desmedro de lo que resuelva el juez de la causa al sentenciar sobre el fondo del asunto (arts. 195, segundo párrafo, del Código Procesal y esta sala, causa Nº 5004/03, del 21-8-03; sala I, causa Nº 2849/00, del 30-5-00). Por lo demás, el actor tampoco probó, siquiera sumariamente, que su “derecho va a ser objeto de infracción” en los términos del artículo 50 del ADPIC.

En otras palabras, la providencia cautelar pedida no contribuye a conciliar las dos exigencias, frecuentemente opuestas de la justicia, a saber, la de celeridad y la de ponderación, porque no tiende a asegurar la eficacia del fallo definitivo (Calamandrei, Piero “Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares”; Librería El Foro; Buenos Aires, traducción de Marino Ayerra Merín y prólogo de Eduardo Couture; 1997, pág. 44).

A la luz de lo expuesto cabe resolver negativamente el interrogante planteado en el tercer párrafo del considerando tercero: la mera cita de las normas legales allí consignadas no da sustento a la resolución apelada ni, por ende, al otorgamiento de la medida precautoria pedida por la accionante.

Dado que basta que uno sólo de los requisitos no se configure para que la cautelar sea rechazada (conf. esta sala, causa Nº 1585/04 del 30-11-04 y Podetti, Ramiro, “Tratado de las medidas cautelares”; Ediar, 1956, págs. 52 y ss. y pág. 295, número 114 y ss.), resulta abstracto pronunciarse sobre los agravios concernientes al peligro en la demora y al monto de la contracautela (ver fs. 1.120 vta. y fs. 1.128 vta., punto 3.4. ya cit.).

Por ello se resuelve: hacer lugar al recurso de apelación planteado en subsidio revocando la resolución apelada y dejando sin efecto la medida cautelar decretada en la resolución de fs. 827/827 vta., con costas a la actora vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Regístrese, notifíquese y devuélvase.- G. A. Antelo. R. G. Recondo. G. Medina.